Civile

L'opposizione alla registrazione di marchio

Brevi cenni sulla procedura di opposizione alla registrazione di marchio disciplinata dall?art. 174 e SS. del Codice della Propriet? Industriale

Quello che segue ? un sunto sul procedimento di opposizione alla registrazione del marchio previsto dal Codice della Propriet? Industriale (CPI), al quale ovviamente si rimanda per una lettura ragionata e completa.

Scopo di questo breve scritto ? quello di richiamare l?attenzione del lettore sull?esistenza di una procedura amministrativa che ha il pregio di poter prevenire le pi? lunghe e costose cause di nullit? del marchio.

Il D.M. 13 gennaio 2010 n. 33 ha dato attuazione, tra l?altro, alla procedura di opposizione alla registrazione del marchio prevista dagli artt. 174 e ss. del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, meglio noto come Codice della Propriet? Industriale (CPI).

L?introduzione nel nostro ordinamento della procedura di opposizione avviene solo con il D. Lgs. 8 ottobre 1999 n. 447, che la inserisce nella all?epoca vigente Legge Marchi (R.D. 21 giugno 1942 n. 929) agli articoli da 32 bis a 33 bis. Il legislatore per? prevede che l?entrata in vigore della nuova disciplina avvenga solo con un successivo decreto ministeriale che ne regolamenti la funzione, anche al fine di permettere all?UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) di munirsi di un?idonea struttura organizzativa destinata a trattare le nuove attribuzioni amministrative.

Solo con il decreto ministeriale del 2010 di attuazione del Codice della Propriet? Industriale la procedura di opposizione diviene effettiva e con il successivo D.M. 11 maggio 2011 viene disposto che la procedura di opposizione si applica alle domande di registrazione per marchio di impresa depositate in Italia a partire dal 1? maggio 2011 e ai marchi internazionali pubblicati nel primo numero del mese di luglio 2011 della Gazette de l’Organisation Mondiale de la Propriet? Intellectuelles des Marques Internationales (OMPI).

L?intento principale del legislatore ?, come detto, quello di anticipare e prevenire eventuali contenziosi giudiziari attribuendo ai soggetti che vi hanno interesse ai sensi dell?art. 177 CPI la possibilit? di usufruire di una procedura amministrativa da attuarsi nei confronti di una domanda di registrazione di marchio (o di marchio registrato se non ? stata pubblicata la relativa domanda) dai tempi relativamente rapidi e dai costi abbastanza contenuti.

La procedura di opposizione ha carattere sostanzialmente contenzioso, ? fondata sui principi del contraddittorio e si estrinseca in un procedimento amministrativo in cui le parti hanno l?onere di dimostrare la fondatezza delle rispettive domande (di opposizione l?una e di registrazione l?altra), che si conclude con un provvedimento di rigetto o di accoglimento, totale o parziale.

Sono legittimati a proporre e instaurare il giudizio di opposizione, ai sensi dell?art. 177 CPI, il titolare di un marchio registrato nello Stato o con efficacia nello Stato avente data anteriore rispetto a quello oggetto dell?opposizione, colui che ha depositato una domanda di registrazione di marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorit? o di una valida rivendicazione di preesistenza; sono altres? legittimati il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio e le persone, gli enti e le associazioni dei quali sono richiesti la registrazione del ritratto, del nome di persona e i segni e gli emblemi di manifestazioni, associazioni ed enti non aventi finalit? economiche.

L?opposizione, ai sensi dell?art. 176 CPI, si propone in forma scritta mediante deposito di atto motivato e adeguatamente documentato entro il termine perentorio di tre mesi, a pena di decadenza, che decorre dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato, o dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, qualora la relativa domanda non sia stata pubblicata ai sensi dell’art. 179, comma 2, CPI; in caso di marchio internazionale il termine di tre mesi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ? avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazzetta (Bollettino) dei marchi dell?OMPI.

L’opposizione deve riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, ? ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve essere in regola con il pagamento dei diritti di opposizione, pagamento che va effettuato secondo i termini e con le modalit? stabiliti dal decreto previsto all’art. 226 CPI. Nel caso di mancato pagamento dei diritti di opposizione nei modi e termini suddetti la domanda si considera ritirata.

L?atto di opposizione, a pena di inammissibilit?, deve essere motivato e deve contenere, con riferimento al marchio oggetto dell’opposizione, l’identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti e i servizi contro cui ? proposta l’opposizione, mentre in relazione al marchio o diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all’art. 12, comma 1, lettere d) ed e) CPI, nonch? dei prodotti e servizi sui quali ? basata l’opposizione oppure del diritto di cui all’art. 8 CPI.

L?UIBM, entro i due mesi successivi alla data di scadenza del termine perentorio di cui all?art. 176, comma 1, CPI, verificate la ricevibilit? e l?ammissibilit? dell?opposizione, deve darne comunicazione al richiedente la registrazione (cio? al titolare della domanda di registrazione di marchio in esame) inviandogli copia dell?atto di opposizione, con l?avviso, esteso anche all?opponente, che le parti hanno la facolt? di raggiungere un accordo conciliativo entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione, termine prorogabile pi? volte su istanza delle parti per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima comunicazione dell?UIBM.

Qualora le parti non raggiungano alcun accordo conciliativo nel termine previsto o nei successivi termini prorogati, chi presenta l’opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione la seguente documentazione:

  1. a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui ? basata l’opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorit? o di preesistenza di cui esso beneficia, nonch? la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere gi? stata rivendicata in relazione a domanda o a registrazione di marchio comunitario;
  2. b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
  3. c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi;
  4. d) l’atto di nomina nel caso in cui ? stato nominato un mandatario.

Con l’opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall’art. 12, comma 1, lettere c) e d) CPI, per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali ? stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’art. 8.

In sostanza le ragioni principali che possono dare origine all?opposizione sono riconducibili all?esistenza di marchi registrati anteriori di titolarit? dell?opponente identici o simili a quello del richiedente per prodotti o servizi identici o affini. Ipotesi residuale ? quella riconducibile alla mancanza del consenso alla registrazione da parte dei soggetti che ne hanno diritto elencati nel citato art. 8.

Se tra le parti non ? stato raggiunto alcun accordo conciliativo il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all?art. 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c) CPI, pu? presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all’uopo fissato dall’Ufficio.

La presentazione da parte del richiedente delle proprie deduzioni costituisce una mera facolt?, potendo il richiedente rimanere inattivo e non presentare quindi alcuna deduzione. Alla mancata presentazione delle deduzioni non ? riconducibile alcun effetto negativo e l?opposizione potr? seguire il suo corso, ma l?esaminatore dell?UIBM non potr? esaminare, non avendoli a disposizione a seguito del mancato deposito, le argomentazioni e la documentazione finalizzate a sostenere le ragioni del richiedente il marchio e quindi quest?ultimo potrebbe essere penalizzato dal fatto di non avere compiutamente illustrato e documentato la propria posizione.

Durante il procedimento, l?UIBM potr? chiedere in ogni momento alle parti di presentare entro il termine prefissato dallo stesso ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni e osservazioni delle altre parti.

Inoltre, entro il termine concessogli per la presentazione delle prime deduzioni il richiedente potr? formulare la domanda di prova d?uso effettivo, con la quale invita l?opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni a fornire i documenti idonei a provare che tale marchio ? stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali ? stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione.

La prova d?uso effettivo, destinata a privare del requisito della novit? il marchio opposto, deve riguardare i prodotti o i servizi per i quali il marchio opposto ? stato registrato e in particolare riguardare i prodotti o i servizi identici o affini relativi alla domanda di registrazione. Ai sensi dell?art. 53, comma 4, del D. M. 13 gennaio 2010 n. 33 la prova d?uso pu? essere fornita presentando documentazione amministrativa e fiscale, imballaggi, etichette, cataloghi, listini, fotografie, ecc ? che possano provare l?uso del marchio anteriore per prodotti o servizi uguali o affini.

La mancata prova dell?uso effettivo del marchio per prodotti o servizi identici o affini, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell?istanza da parte dell?UIBM, comporta il rigetto dell?opposizione.

Se l?opponente prova l’uso effettivo solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore ? stato registrato, esso, ai soli fini dell’esame dell’opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

Nel caso di pi? opposizioni relative allo stesso marchio le opposizioni successive sono riunite alla prima. Il Giudizio di opposizione pu? essere inoltre soggetto a sospensione per i motivi previsti dall?art. 180 CPI.

Alla conclusione del procedimento l?UIBM accoglie l’opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non pu? essere registrato per la totalit? o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l’opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l’UIBM emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l’opposizione, dandone comunicazione all’OMPI.

Il provvedimento con il quale l’UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’opposizione, ? comunicato alle parti, le quali, entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione prevista dall?art. 135, comma 1, CPI hanno facolt? di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi.

Prima della decisione la procedura di opposizione si estingue se il marchio sul quale si fonda l’opposizione ? stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato, se le parti hanno raggiunto l’accordo conciliativo, se l’opposizione ? ritirata, se la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, ? ritirata o rigettata con decisione definitiva o se chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell?art. 177 CPI.

La procedura in esame esaurisce la sua funzione nel provvedimento finale dell?esaminatore dell?UIBM, con l?accoglimento o il rigetto dell?opposizione, ma non impedisce all?opponente di attivarsi in altra sede per la tutela del proprio diritto qualora l?opposizione sia rigettata.

All?opponente, infatti, non ? in alcun modo pregiudicata la possibilit? di attivarsi con un?azione di nullit? davanti all?Autorit? Giudiziaria Ordinaria, azione che pu? rivelarsi utile quando l?opposizione ovviamente viene rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile.

L?Opponente ha quindi il diritto, assolutamente autonomo e svincolato dall?opposizione, di attivarsi nei confronti del richiedente con la classica azione di nullit? del marchio avanti l?Autorit? Giudiziaria Ordinaria e chiedere quindi che la domanda di marchio o il marchio sia dichiarato nullo.

Abbiamo gi? accennato al fatto che la procedura in esame di recente istituzione ? un iter procedurale snello e di facile accesso.

Con l?introduzione del sistema di pubblicazione mensile in via telematica del Bollettino ufficiale dei marchi, pubblicato per la prima volta in via telematica in data 11 luglio 2011 e ora pertanto di agevole consultazione mediante semplice collegamento al sito internet dell?UIBM (www.uibm.gov.it/uibm/dati/Bollettino), chiunque ma nel caso che ci occupa soprattutto il titolare di un marchio registrato nello Stato pu? controllare in ?tempo reale? lo ?stato dell?arte?, verificando se nuove domande di registrazione di marchio possono interferire con la sua privativa e quindi contraffare il proprio marchio registrato.

Il Bollettino ? un documento fondamentale; da esso, infatti, l?interessato pu? estrarre gli estremi della domanda di registrazione del marchio del richiedente e conoscere la data di pubblicazione da cui decorre il termine perentorio di tre mesi per poter proporre l?opposizione.

Il legittimato ha la possibilit? di monitorare lo stato dell?arte accedendo al Bollettino comodamente dal proprio computer e quindi verificare mensilmente se sono state presentate domande di marchio che possano interferire con la sua registrazione. In genere il compito di monitorare i marchi viene affidato ai consulenti specializzati, che offrono servizi completi di monitoraggio. Tuttavia, soprattutto nei casi in cui la registrazione di un marchio ? stata effettuata direttamente dal titolare del marchio senza l?ausilio e la consulenza dei professionisti specializzati, con il Bollettino telematico la consultazione ? divenuta pi? semplice e pi? agevole e pertanto anche il soggetto meno avvezzo alla materia pu? controllare i nuovi depositi, quantomeno per verificare eventuali contraffazioni e decidere poi come meglio ritiene, attivandosi nel caso con la procedura di opposizione che potr? effettuare direttamente o con l?ausilio di un avvocato o di un mandatario.

In tal modo si possono prevenire possibili ?attacchi? al proprio segno distintivo attivandosi per tempo con la procedura di opposizione.

Se invece l?interessato non coglie questa opportunit?, o perch? non verifica entro il termine per proporre l?opposizione l?eventuale presenza sul Bollettino dei marchi di impresa l?annotazione di domande di marchio interferenti con il proprio marchio, o perch? non effettua alcuna verifica per i pi? disparati motivi, non ultimo quello del totale disinteresse, la procedura di opposizione non ? pi? perseguibile, e l?unica strada che potr? quindi intraprendere ? quella dell?azione davanti all?Autorit? Giudiziaria, sia nelle forme cautelari e d?urgenza quando ne sussistano i presupposti, sia nelle forme dell’azione di merito di contraffazione e di conseguente nullit?, azioni che per?, pur avendo valenza diversa, hanno tempi molto pi? dilatati e costi sicuramente maggiori.

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Nicola Rettore

Avvocato in Verona, Studio Legale Rettore Perini Mignone

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