News giuridichePrivative industriali, concorrenza e mercatoRagionamento LegaleSentenze

Brevetto nazionale e difetto di giurisdizione – Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 13625/2016, giudice Marangoni

BREVETTO NAZIONALE – GIUSTO PROCESSO – DIFETTO DI GIURISDIZIONE – ITALIAN TORPEDO – ACCERTAMENTO
Il rischio che processi paralleli, avanti autorità giudiziarie di diversi Paesi e aventi a oggetto la medesima condotta ed oggetto, possano condurre ad esiti contrastanti non può giustificare la radicazione della giurisdizione in Italia posto che, in mancanza di espressa normativa sul punto, il giudice nazionale deve limitarsi a conoscere della frazione nazionale di un brevetto europeo ed i suoi provvedimenti hanno effetto solo per il territorio del suo Stato. Tale modus operandi rientra nel novero delle azioni c.d. “Italian torpedo”, le quali hanno il fine ultimo di trarre vantaggio dalle lungaggini pachidermiche della nostra giustizia, a dispetto di altre giustizie più celeri, come quella tedesca.

CASSAZIONE 14508/2013
BREVETTO NAZIONALE – ACCERTAMENTO NEGATIVO – CONTRAFFAZIONE – FRAZIONE DEL BREVETTO – GIURISDIZIONALITÀ
In relazione all’accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto europeo, va affermata la giurisdizione del giudice italiano come giudice del luogo in cui l’illecito può avvenire, da ritenersi estesa anche alla frazione tedesca del brevetto europeo.

BREVETTO EUROPEO: «Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale o modello di utilità che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione. I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.»



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
– Sezione specializzata in materia di impresa A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni – Presidente
dott. Alessandra Dal Moro – Giudice Relatore
dott. Anna Bellesi – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. X promossa da:

B. AG, con il patrocinio dell’avv. del S. P. F. e dell’avv. LA T. B., 8 10152 T.; elettivamente domiciliata in VIA A., 36 20135 MILANO attore B. AG, con il patrocinio dell’avv. del S. P. F. e dell’avv. LA T. B., 8 10152 T.; elettivamente domiciliata in VIA A., 36 20135 MILANO

attore

B. D. G., con il patrocinio dell’avv. del S. P. F. e dell’avv. LA T. B., 8 10152 T.; elettivamente domiciliata in VIA A., 36 20135 MILANO attore A. SRL, con il patrocinio dell’avv. del S. P. F. e dell’avv. LA T. B., 8 10152 T.; elettivamente domiciliata in VIA A., 36 20135 MILANO

attore

contro

B. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. V. A. e dell’avv. elettivamente domiciliata in XX, 6 20122 MILANO

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le società B. A., B. AG (“B. C.”), B. D. GmbH (“B. CSD”) e B. SRL (“B. I.”) (di seguito B.), hanno citato in giudizio la società B. chiedendo: in via principale: 1. accertare e dichiarare che la porzione italiana del brevetto EP2137142B1 di titolarità della convenuta B. non possiede i requisiti di validità previsti ex lege; 2. accertare e dichiarare che l’attività delle attrici non interferisce con la frazione tedesca del brevetto EP2137142B1 per il preuso dell’invenzione da parte di B.; 3. accertare e dichiarare che l’attività delle attrici non interferisce con la rivendicazione 4 della frazione italiana del brevetto suddetto; in via subordinata ed in ogni caso 4. caso di non accoglimento, con riferimento alla frazione tedesca del brevetto, della domanda di cui sub 2, accertare e dichiarare che l’attività delle attrici non interferisce con la rivendicazione 4 della frazione tedesca del brevetto EP 2137142B1. A fondamento delle proprie domande B. ha dedotto che: B. avrebbe sviluppato e commercializzato una famiglia di erbicidi noti con i marchi “Landis'”, “Soberon”, “Itineris”e “Capreno”, volti a proteggere le colture di mais e canna da zucchero dalle più comuni erbe infestanti; i prodotti di cui sopra sarebbero accomunati dall’ingrediente attivo tembotrione: o cioè un erbicida appartenente alla classe degli inibitori dell’enzima delle piante (4-idrossifenil-piruvato-diossigenasi ) che scinde l’amminoacido tirosina in componenti utilizzati dalle piante per creare altre molecole utili; o sviluppato dal 2001 e prodotto e commercializzato dal 2006 da B.: questa ultima è titolare dei relativi brevetti, tra cui il brevetto n. WO2000/021924 (doc. 2 attore), originariamente depositato da A. GmbH, acquisita da B. nel 2001 (doc. 2 attore); B. – competitors di B. – è titolare del brevetto europeo EP2137142B1 (di seguito EP’ 142) (doc. 7 attore), concesso in data 29.7.15, la cui domanda era stata depositato nel 2007 sulla base della priorità rivendicata dal brevetto internazionale n. WO 2008/110621 (doc. 6 attore); il suddetto brevetto è stato convalidato sia in Germania (n. DE60 2008 039 236) che in Italia (doc. 8 attore); in particolare il brevetto B. o ha ad oggetto “due forme cristalline di 2- [2-cloro-4-metilsolfonil-3- (2, 2, 2-trifluoro-etossimetil) benzoil] cicloesano-1, 3-dione, anche noto con i nome comune di tembotrione.

In particolare: B. A. è una società attiva nella ricerca e innovazione dei settori della salute e dell’agricoltura; B. C. e B. CSD si occupano dello sviluppo scientifico e commercializzazione di soluzioni a supporto dell’agricoltura; B. IT. quale filiale del gruppo B., si occupa della distribuzione e vendita sul mercato italiano dei prodotti del gruppo.

L’invenzione riguarda anche un processo di produzione di queste orme cristalline e formulazioni per la protezione delle piante che contengono una di queste forme cristalline di tembotrione. Ciò premesso B. ha contestato la validità del brevetto EP 142 alla luce delle anteriorità, costituite anche dal proprio brevetto TBT e chiesto comunque l’accertamento della non contraffazione sia del metodo rivendicato dalla porzione italiana di EP 142, sia del metodo e del prodotto rivendicato dalla porzione tedesca di EP 142.

La società B. in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale circa la domanda delle attrici di accertamento negativo della contraffazione della frazione tedesca del brevetto EP 2137142B1 (per il quale sarebbero competenti solo i Tribunali con sede in Germania). Ha chiesto, inoltre, il rigetto delle domande dell’attrice ed, in via riconvenzionale, di 1. accertare la contraffazione della frazione italiana del brevetto EP’ 142, inibendo anche la prosecuzione delle attività contraffattone; 2. condannare le attrici a risarcire B. dei danni con ogni conseguente pronuncia * All’esito dello scambio della prima memoria di trattazione il giudice istruttore ha disposto la separazione delle domande rispetto alle quali era stata sollevata eccezione di giurisdizione in quanto suscettibili di essere definite con una pronuncia in rito.

Il Collegio ritiene che l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla convenuta sia fondata. Secondo parte attrice – posto che B. avrebbe un concreto interesse e il diritto di ottenere una pronuncia di accertamento negativo di non contraffazione con riferimento sia alla frazione tedesca sia a quella italiana del brevetto de quo che descriverebbero e rivendicherebbero la medesima invenzione -la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della contraffazione della porzione tedesca del brevetto B. sarebbe giustificata a) da ragioni di economia processuale, nonché b) dalla necessità di evitare il rischio di processi paralleli, avanti autorità giudiziarie di diversi Paesi, aventi ad oggetto la medesima condotta ed oggetto, che possano condurre ad esiti contrastanti.

Sul tema parte attrice ha invocato l’ord. Cass. S.U. n. 14508/2013, nonché: il fatto che B. avrebbe eletto domicilio a Milano, presso la società M. s.p.a .; l’art. 16, n. 4 Conv. Bruxelles e l’art. 22 n. 4 Reg. CE 44/2001 (relativi alle controversie in materia di registrazione e validità delle privative); l’art 5 Reg. 44/01 (secondo cui sussisterebbe la possibilità di convenire in uno Stato membro un soggetto domiciliato in altro Stato membro “per gli illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire “); il combinato disposto del Reg. 44/2001 in tema di competenza giurisdizionale e del Reg. 864/2007 in tema di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali; il quindicesimo considerando del Reg. 44/01 secondo cui “il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due stati membri, decisioni tra loro incompatibili”;

Nessuno degli argomenti spesi da parte attrice appare pertinente e convincente al fine di superare l’eccezione di carenza di giurisdizione con riguardo alle domande di accertamento negativo della contraffazione della frazione tedesca del brevetto di B. In via preliminare, bisogna ricordare che:

  • un brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ciascuno dei Paesi dell’Unione in cui è rilasciato, gli stessi diritti che sarebbero concessi se il brevetto fosse stato rilasciato in quel Paese; per cui, attraverso la procedura di convalida del brevetto europeo, il richiedente non sarà titolare di un unico brevetto bensì di un “fascio di brevetti nazionali”, i quali sono soggetti alle leggi ed alla e giurisdizione dei singoli Stati designati dal richiedente; quanto sopra è confermato dalla Convenzione di Monaco del 1977, secondo la quale i brevetti europei pur essendo rilasciati sulla base di un sistema unificato, non soggiacciono ad un sistema unificato di tutela giurisdizionale: per cui tale tutela rimane riservata ai singoli Stati, i quali saranno competenti a conoscere delle singole frazioni nazionali del brevetto europeo, applicando la propria normativa interna;
  • ne consegue che la giurisdizione sulle domande relative alla validità (delle porzioni) di brevetti europeo ma anche di accertamento (negativo o positivo) della contraffazione dello stesso, spetta ai diversi giudici nazionali, poiché è nel territorio diritto di esercitare l’azione di petizione la privativa ad essi connessi, ha efficacia e può, quindi, interferire con altre privative o essere minacciata da condotte interferenti; e proprio per questo non sussiste alcun rischio di pronunce incompatibili, poiché si tratta sempre di decisioni che fanno riferimento solo all’ordinamento giuridico di un certo territorio affermando (o negando) la validità e l’efficacia di un brevetto solo entro i confini di quest’ultimo;
  • sicché, dal momento che non esiste un sistema di coordinamento tra i giudici nazionali il titolare della privativa deve promuovere un giudizio in ciascuno Stato ove si realizza a suo dire la contraffazione; parimenti, chi intende agire per l’accertamento negativo della contraffazione, deve promuovere separati giudizi in ciascuno degli stati ove il fatto (in tesi lecito ) avviene o può avvenire.

Ciò premesso e venendo all’esame delle argomentazioni di parte attrice si osserva:

  1. B. non ha provato l’elezione di domicilio in Italia da parte della B. con riferimento alla porzione tedesca del brevetto in discorso, avendo depositato in giudizio solo l’atto di deposito della traduzione italiana del brevetto europeo di B. (doc. 8 attore), col quale parte convenuta, dunque, ha solamente esteso la protezione riconosciuta al brevetto europeo, in Italia;
  2. il rischio che processi paralleli, avanti autorità giudiziarie di diversi Paesi, aventi ad oggetto la medesima condotta ed oggetto, possano condurre ad esiti contrastanti’ (non incompatibili’, come detto), non può giustificare la radicazione della giurisdizione in Italia posto che, in mancanza di espressa normativa sul punto, il giudice nazionale deve limitarsi a conoscere della frazione nazionale di un brevetto europeo ed i suoi provvedimenti hanno effetto solo per il territorio del suo Stato;
  3. irrilevante è la previsione dell’art. 5, terzo comma, del Regolamento n. 44/2001, in base al quale in materia di illeciti civili, dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l’evento danno “è avvenuto o può avvenire” (nel testo del Regolamento CE/44/2001), poiché l’illecito in questione (contraffazione della frazione tedesca del brevetto europeo che ha efficacia solo nel territorio tedesco) non avviene e non può avvenire, per definizione, nello stato italiano: in conformità, invero, a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’art. 5 n. 3 del Reg. n. 44 del 2001 va interpretato nel senso che per “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima (che in questo caso è la Germania, dove la porzione tedesca del brevetto di B. produce effetti), mentre non può aversi riguardo al luogo dove si sono verificate – o potranno verificarsi – le conseguenze future di tale lesione;
  4. tanto più irrilevante è il richiamo al combinato disposto del Reg. 44/2001 (in tema di competenza giurisdizionale) e del Reg. 864/2007 (in tema di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali), che, invero, concerne solo il tema della legge applicabile alla fattispecie rispetto alla quale, previamente, si affermi la giurisdizione;
  5. infine non convince neppure la giurisprudenza citata da B. a sostegno della propria tesi: l’ordinanza della Cass. S.U. n. 14508 del 10.6.2013 ha affermato la giurisdizione in un caso di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto europeo che nasceva a seguito di un’azione proposta, in Italia, da una società tedesca nei confronti di due società statunitensi prive di sede in Italia, allo scopo di ottenere una pronuncia di accertamento negativo della contraffazione sia della porzione italiana di un brevetto europeo, sia della sua porzione tedesca; le società convenute avevano lamentato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sulla base del fatto che non sarebbe sussistito alcun criterio di collegamento della causa al foro italiano; la Suprema Corte ha affermato la giurisdizione del giudice italiano tanto per la porzione italiana del brevetto, quanto per quella tedesca; in particolare, la Corte ha fondato la decisione sul fatto che l’art. 5 co. 3 del reg. 44/2001 (ed il medesimo articolo della Convenzione di Bruxelles) prevedono la giurisdizione del giudice del luogo in cui è posto in essere un illecito civile e che una recente decisione della Corte di Giustizia UE (caso C-133/11) ha ampliato la portata di tali articoli, da ritenersi applicabili anche alle azioni di accertamento negativo della contraffazione; con siffatta decisione – in contrasto, con quanto affermato nel 2003 nel caso Windmoeller – la Corte di Cassazione sembrerebbe aver di fatto ammesso le cd. “azioni Torpedo”, ossia le azioni di accertamento negativo della contraffazione di porzioni non italiane di brevetti europei con effetti cross-border, promosse in Italia al solo fine di bloccare la cognizione di giudici di altri paesi UE: invero come è noto, le azioni c.d. “Italian torpedo”sono azioni tipicamente instaurate in Italia dal presunto contraffattore al fine di trarre vantaggio dai tempi lunghi della nostra giustizia, a prescindere dalla loro fondatezza poiché con la loro instaurazione, il presunto contraffattore blocca, sostanzialmente, le azioni di accertamento della contraffazione che il titolare del brevetto voglia instaurare avanti a corti europee più veloci, portate (in particolare quelle tedesche) a sospendere il procedimento di contraffazione in attesa dell’esito di quello italiano sulla non-contraffazione precedentemente avviato; 2 Nel caso di specie, la società tedesca A. L. Technologies Gmbh (“A.”) aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma le società statunitensi T. General H. Corporation (Massachusetts General Hospital) e P. M. Technologies Inc. (le “Ricorrenti”), al fine di ottenere l’accertamento della non contraffazione da parte sua delle porzioni italiana e tedesca di due brevetti europei delle Ricorrenti.

A fronte di tali azioni, nel 2003 nel caso Windmoeller, la Cassazione aveva negato la sussistenza della giurisdizione italiana, sull’assunto che, nel momento in cui il presunto contraffattore agisce per la declaratoria della non-contraffazione, egli sostanzialmente nega l’esistenza di alcun illecito, per cui l’art. 5 summenzionato non sarebbe applicabile; invocando, dunque, l’intervento sul tema della Corte di Giustizia CE, (in Folien F., C-13 3/11) secondo cui “l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione”, la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per il revirement in commento; in realtà il ragionamento – peraltro succintamente motivato – non convince; invero il fatto che si possa applicare anche alle azioni di accertamento negativo della contraffazione il criterio di collegamento di cui all’art. 5. 3 comma Reg. n. 44/2001 (ora sostituito dal n. 2015 del 2012), non implica affatto il mutamento di conclusione assunto dalla Cassazione quanto alla sussistenza della giurisdizione in caso di accertamneto della contraffazione (o non contraffazione) di porzioni non italiane di brevetti europei: invero la richiesta di accertare che una certa condotta non costituisce contraffazione di una privativa implica, comunque, l’efficacia di della privativa, che ha un perimetro territorialmente limitato allo spazio di vigenza dell’ordinamento giuridico cui fa riferimento; al di fuori di quel perimetro di efficacia, non si potrebbe parlare né di un fatto di contraffazione né di un fatto di non contraffazione di quella privativa, e, quindi non si potrebbe neppure prospettare un “evento dannoso”, né attuale né potenziale, capace di costituire il criterio di collegamento onde incardinare la giurisdizione del giudice di un territorio diverso; del resto questo Tribunale (Trib. Milano, sentenza n. 1143/20143) si è già dissociato dall’orientamento espresso dall’ordinanza in commento, dichiarandosi privo di giurisdizione con riferimento alle domande di non contraffazione delle frazioni spagnole dei brevetti in causa, poiché, da un lato, la convenuta straniera non aveva sede o domicilio in Italia, dall’altro dall’altro, che non era possibile invocare il criterio di collegamento del “luogo del danno”previsto dall’art. 5 del Regolamento CE 44/2001. Le spese seguono la soccombenza sicché parte attrice va condannata rifondere quelle sostenute da parte convenuta che si liquidano in considerazione delle tariffe vigenti e dell’impegno difensivo profuso in una società italiana e due sue consorelle spagnole, appartenenti a un gruppo specializzato nella produzione di ascensori, avevano chiesto al Tribunale meneghino di dichiarare nulla la frazione italiana diritto di esercitare l’azione di petizione di dichiarare che i propri sistemi di ascensori non interferissero con le frazioni italiane e spagnole dei medesimi brevetti. Nella motivazione il tribunale ha rilevato: “Anche volendo ipotizzare l’applicazione dell’art. 5, terzo comma, del Regolamento n. 44/2001 (analoga disposizione essendo contenuta nel testo della Convenzione di Bruxelles), in base al quale in materia di illeciti civili, dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l’evento danno “è avvenuto o può avvenire” (nel testo del Regolamento CE/44/2001), non è possibile determinare la giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla non contraffazione di porzioni non italiane dei brevetti …. In particolare questo Collegio sottolinea come l’Italia può essere il locus commissi delicti (inteso sia come atto dannoso sia come effetto dannoso) soltanto per la contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo, in quanto non è configurabile un danno attuale o potenziale verificatosi in Italia derivante dall’asserita contraffazione con riferimento alle porzioni spagnole dei brevetti.

[omissis]

Infatti, ogni porzione nazionale del brevetto europeo spiega i suoi effetti soltanto sul territorio dello Stato cui si riferisce della porzione e può dirsi contraffatta solo in tale territorio.”concreto, della nota in euro 14.000,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa – A, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: 1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riguardo alla domanda di accertamento negativo della contraffazione della frazione tedesca del brevetto EP2137142B1 in titolarità di B., proposta dalle società B. A., B. A., B. D. GmbH e B. SRL; 2) condanna le società attrici B. A., B. Crop Science A., B. D. GmbH e B. SRL, in solido fra loro a rifondere in favore di B. le spese di lite liquidate in euro 14.000,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.

Milano, 12 dicembre 2016

Il Giudice Relatore
dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni

Scopri la Giurisprudenza di Merito del tuo Tribunale
Tags
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button
Close