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Tutela del segreto industriale – Tribunale di Milano, sentenza n. 803/2017, giudice Marangoni

SEGRETO INDUSTRIALE – TUTELA – DIRITTO DI RISERVATEZZA – RIGETTO
In tema di violazioni di segreti industriali, le informazioni di cui ci si impossessa, attraverso un filmato, non sono astrattamente tutelabili quando le informazioni non sono sotto il controllo del convenuto ma nella disponibilità di un terzo oppure quando il prodotto ripreso nel filmato era stato venduto senza alcun vincolo a mantenere la riservatezza sullo stesso o su specifici aspetti del suo modo di funzionamento.

CASSAZIONE 12804/2017
SEGRETO INDUSTRIALE – TUTELA – DIRITTO DI RISERVATEZZA – RIGETTO

Se emerge che il fatto contestato non riguardava l’avvenuta fotocopiatura di materiale riservato dell’azienda bensì istruzioni che contenevano specifiche informazioni compendiabile nel know-how aziendale, è pacifico che sussista che vi sia l’obbligo di non diffondere ai terzi, tra i quali potrebbero rientrare i soggetti che possono essere concorrenti, conoscenze che hanno un rilievo produttivo, e che nulla queastio sulle sanzioni comminate a quel lavoratore che viene meno a quest’obbligo.

ARTICOLO 99 CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: «Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all’articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.»


TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO – Sezione specializzata in materia di impresa A – Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Marangoni – Presidente
dott. Alessandra Dal Moro – Giudice relatore
dott. Arma Bellesi – Giudiceha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

M. SRL, con il patrocinio dell’avv. M. M. e dell’avv. B. C., 4 20144 MILANO; elettivamente domiciliata in, 4 MILANO

attore

contro

A. S.R.L., con il patrocinio dell’avv. C. M. e dell’avv., elettivamente domiciliata in X 1 MILANO

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

M. s.r.l. ha convenuto in giudizio la società A. s.r.l. chiedendo al Tribunale di dichiarare, previo accertamento della validità convenuta si è resa responsabile della violazione degli stessi e di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. tramite la produzione, commercializzazione, vendita, del macchinario TSA-SHO 1040, attività che ha, quindi, chiesto di inibire, formulando, altresì, domanda di condanna al risarcimento dei danni oltre che di assegnazione in proprietà Inizialmente M. aveva convenuto anche la società V. s.r.l., nei confronti della quale (rimasta contumace) ha, poi, rinunciato alla domanda in data 3.6.2014; a tale rinuncia è seguita la dichiarazione di estinzione del relativo rapporto processuale.

a) Fondamento della domanda A fondamento della domanda ha dedotto di aver realizzato, tra gli altri, modelli di macchine Termosaldatrici per la realizzazione di sacchetti in confezione arrotolata da utilizzarsi unitariamente mediante strappo. Dette macchine sarebbero accessoriate con elementi opzionali di varie tipologie che avrebbero ottimizzato il rapporto prezzo/prestazioni nel settore – ormai molto competitivo – dei sacchetti in plastica.

In particolare M. ha dedotto di aver sviluppato uno speciale sistema di saldatura su film in movimento alla velocità – del brevetto italiano n. 1394527 (depositato il 20 marzo 2009 al n. MI2009A000430 e concesso in data 5 Luglio 2012) dal titolo “Macchina termosaldatrice per la produzione contemporanea di una pluralità rotoli di sacchetti pretagliati e con manici fustellati”- esteso a livello europeo con brevetto n. dal titolo “Macchina e metodo per la produzione di rotoli di sacchetti pretagliati con manici fustellati” (doc. 16). b) Antefatti di causa N. marzo 2013, M., avvedutasi del fatto che la società denominato “TSA-SHO 1040” con caratteristiche del tutto analoghe a quelle di cui al citato brevetto n. IT’527, ovvero dotato di un gruppo di fustellatura disposto in una parte della macchina dove vengono eseguiti il taglio e la saldatura in continuo del film per la produzione di strisce di sacchetti, regolabile tramite comando esterno secondo lunghezza dei sacchi – caratteristiche ritenute salienti della macchina coperta dal proprio brevetto – ha chiesto, in via cautelare, la descrizione del macchinario e l’inibitoria della produzione, importazione, commercializzazione e pubblicizzazione dello stesso.

Il Giudice designato autorizzava la “descrizione della macchina termosaldatrice denominata TSA- SHO 1040 o comunque denominata, oggetto di produzione da parte di A. S.r.l.”, nominando quale CTU l’ing. A. M. All’udienza di conferma del provvedimento di descrizione la resistente A. contestava la validità brevetto italiano in titolarità a) anticipato da una propria macchina, la TSA-MP 1240, asseritamente divulgata in data anteriore; b) insufficientemente descritto c) con contenuto esteso oltre la domanda iniziale.

All’esito della CTU, nell’ambito della quale veniva chiesto di stabilire validità interferenze tra il macchinario di cui alla eseguita descrizione e le rivendicazioni del menzionato brevetto, l’ing. M. giungeva alle seguenti conclusioni: “In caso di ammissibilità – MP 1240, IT 527; in caso di non ammissibilità – MP 1240, IT; in caso di validità di IT 527 la macchina oggetto di descrizione giudiziaria interferisce col suo ambito di protezione, in particolare rispetto alle rivendicazioni 1, 3, 5, 6, 8, 10”. In particolare il C.T.U., non ravvisando nelle rivendicazioni di cui al brevetto italiano azionato una definizione del tipo di manico fustellato, ma solo l’indicazione del termine “shopper”, considerata dicitura generica, atta a ricomprendere sia i sacchetti cd. a bocca aperta che quelli a t-shirt (o con manici a bretelle), considerava la macchina TSA-MP 1240 realizzazione invalidante il brevetto in parola.

Benché M. avesse insistito sul fatto che la macchina TSA-MP 1240 non potesse essere considerata come elemento appartenente alla tecnica nota e, quindi, rilevante ai fini dell’eccezione di invalidità erroneo giudizio derivasse da un misunderstanding quanto al significato da attribuire al termine shopper, il Giudice confermava la descrizione senza concedere le ulteriori misure cautelari, rimettendo ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito.

Nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito, nel marzo 2014, A. ha attivato la procedura di opposizione avanti l’EPO (U. E. dei Brevetti di Monaco) nei confronti del brevetto europeo EP’ 067 corrispondente alla priorità M.) appello alla decisione della Divisione di Opposizione, giunta nel maggio 2016. c) Le difese della convenuta nel giudizio di merito A. ha ribadito le contestazioni alla validità via riconvenzionale, di accertarne la nullità; in ogni caso ha chiesto di accertare la non interferenza della macchina denominata TSA-SHO 1040 rispetto al diritto titolato IT’527/EP’ 067 ovvero 2646 BE/2013. i Sempre in via riconvenzionale ha, altresì, chiesto di accertare che l’attrice aveva compiuto atti di “concorrenza sleale, da qualificarsi come atti diritto di esercitare l’azione di petizione 98 e succ. cpi” per aver effettuato, per il tramite del sig. R. T. e del sig. A. B., riprese con il telefonino […] così effettuando – a suo dire-“acquisizione non autorizzata di informazioni progettuali specifiche”, e di condannarla al risarcimento di danni. 2 * d) Motivi della decisione d.1) La decisione della Divisione di Opposizione A. nella propria comparsa conclusionale sostiene che gli originari brevetti azionati nella presente causa, cioè IT’527 e quindi EP’ 067 (oggetto di ritt o di esercit are l’azion e di petizion e ciò in ragione della decisione adottata dall’EPO in data 19/05/2016 che – avendo effetto ex tunc – porterebbe di fatto, ad una significativa rielaborazione/ridefinizione di EP’ 067, con riflessi su IT’527 in quanto destinato a cessare i suoi effetti ex art. 59 c.p.i.

Detta rielaborazione comporterebbe secondo A.: – la necessità di reinterpretare ex tunc le rivendicazioni e, quindi, l’inutilit nel corso di questa causa; donde la conseguenza che tutte le domande di M. andrebbero rigettate perché rispetto ad esse, il nuovo ambito di protezione del brevetto, costituirebbe un novum inammissibile che necessiterebbe d’una autonoma e nuova valutazione con l’avvio di un nuovo giudizio; – in ogni caso, stante la pendenza del procedimento amministrativo di opposizione il presente giudizio andrebbe sospeso ex art 120 c.p.i.: invero della sospensione, ancorché non necessaria essendo stato il brevetto concesso, sarebbe nella specie ragionevole.

1. “Accertarsi e dichiararsi la nulli evetto Europeo n. (infra ‘ 67) come da convalida nazionale di cui al n. 26416 BE/2013 depositata il 31/07/2013 a nome M. srl avente ad oggetto una “MACCHINA E. M. PER LA PRODUZIONE DI R. DI S. PRETAGLIATI CON MANICI FUSTELLA’ ! !”, identificati in atti”.

2. A. ha proposto un ricorso cautelare in corso di causa per ottenere l’inibitoria di ulteriori pretesi atti di denigrazione e concorrenza sleale che il Giudice ha respinto ritenendo fondata l’eccezione preliminare svolta da M. circa l’ampliamento indebito dei fatti posti a fondamento della domanda nel giudizio di merito, poiché “la considerazione di tali ulteriori fatti integrerebbe invero un’inammissibile mutamento della stessa causa petendi ormai propria della causa di merito, che risulterebbe in tal modo modificata per effetto di situazioni giuridiche non prospettate prima ed in particolare su fatti costitutivi radicalmente differenti, offrendo al giudice nuovi temi di indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo”.

3. In particolare sarebbe cambiata la rivendicazione 1 che conterrebbe una parte nuova nella parte cd. caratterizzante ma anche nella parte precaratterizzante; invece secondo parte attrice si tratterebbe del mero accorpamento della riv. 5 nella riv. 1
In proposito si osserva: – avverso il brevetto EP’ 067, nel marzo 2014 era stata presentata da A. opposizione; – con decisione resa nel mese di maggio 2016 il brevetto in parola è stato ritenuto valido quanto alla rivendicazione 5; – tale decisione non è stata impugnata da A., bensì da M. perché convinta di poter mantenere il brevetto come rilasciato o comunque in una forma più ampia rispetto a quella ritenuta valida dalla Divisione di Opposizione; ne consegue: 1) poiché la decisione dell’EPO è stata impugnata nei termini la procedura di opposizione non può considerarsi conclusa, anche agli effetti dell’art. 59 c.p.i., perché l’appello ha effetto sospensivo degli effetti della decisione della divisione di opposizione ex art. 106 par.1 EPC; 2) poiché la decisione dell’EPO è stata impugnata solo dall’attrice la decisione di appello non potrebbe modificare in senso peggiorativo (per l’attore) la decisione assunta in primo grado, secondo il principio del divieto di reformatio in peius proprio della giurisprudenza dell’EPO; sicchè: a. il brevetto EP’ 067 deve ritenersi definitivamente concesso, poiché dopo l’opposizione la sua concessione è stata confermata quanto alla versione emendata (che accorpa la riv. 1 e la riv. 5; b. non sussiste il presupposto legale della sospensione necessaria che l’art. 120 c.p.i. prevede solo allorquando il brevetto non sia stato concesso; c. né, d’altronde, una sospensione appare anche solo opportuna’: invero nella fase successiva alla concessione, a fronte dell’opposizione, il potere discrezionale di sospensione deve essere esercitato in base ad una valutazione sommaria degli elementi posti a base dell’opposizione, tenendo conto della possibilit impugnazione pendente avanti l’autorit provvedimento rilevante ai fini della decisione (ossia revoca o modifica della privativa azionata); e poiché nella specie: i. l’opposizione si è conclusa con la conferma del brevetto nella forma emendata ii. l’emendamento mantiene valida la riv. 5 (integrata nella riv.1 secondo il testo originario, oggetto di CTU nella presente causa) iii. l’appello non potr nessuna sospensione appare neppure opportuna, poiché non residuano elementi di incertezza circa la sussistenza o l’estensione della privativa che appaiano rilevanti, ovvero condizionanti la valutazione di validità cui, in primis, è chiamato il Tribunale.

Perciò la pendenza (in fase d’appello) del giudizio di opposizione non costituisce alcun ostacolo alla definizione del presente giudizio.

L’istanza di remissione in termini presentata da M. contestualmente alla comparsa conclusionale, onde provare i fatti predetti relativi allo sviluppo del procedimento di opposizione successivi alla conclusione della fase istruttoria, è superflua in quanto detti fatti sono incontestati.

* d.2) Le privative di M. M. è titolare: i. del brevetto italiano n. 1394527, depositato il 20 marzo 2009 al n. MI2009A000430 e concesso in data 5 Luglio 2012 dal titolo “Macchina termosaldatrice per la produzione contemporanea di una pluralit di sacchetti pretagliati e con manici fustellati” (IT’527) ii. del brevetto europeo EP 2230067 dal titolo “Macchina e metodo per la produzione di rotoli di sacchetti pretagliati con manici fustellati” (EP’ 067) rilasciato il 5.06.2013 a seguito di domanda presentata il 5.03.2010rivendicante la priorit brevetto IT’527. A. sostiene che il brevetto azionato da M. sia privo di novit ex art. 46 c.p.i. in quanto la macchina TSA-MP 1240 anticiperebbe le caratteristiche della macchina di cui al brevetto per cui è causa: di tale anteriorità, a dire della stessa A., la macchina TSA-SHO 1040 – oggetto di descrizione in sede cautelare – è la “naturale evoluzione progettuale”. M. contesta la sussistenza della predetta anteriorità. Sul punto il Collegio, fermo l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale: “La divulgazione per far perdere all’invenzione industriale il requisito della novit che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici in modo da poterlo riprodurre attuando co “, reputa che gli elementi documentali forniti dalla convenuta A. costituiscano nel loro insieme un quad4ro attestante la commercializzazione della stessa negli anni 2007/08; invero plurimi riscontri documentali confermano che la macchina cd. anteriorizzante, denominata TSA-MP 1240 venne consegnata a V. srl nel 2008, ovvero più d’un anno prima della data di deposito del brevetto n. IT527/EP’ 67: il 13/09/2007 A. conferma l’ordine n. CL/280507/12 a V. (doc. 13); il 18/09/2007 V. conferma l’ordine n. CL/280507/12 ad A. (doc. 14); il 09/01/2008 A. realizza la macchina TSA-MP 1240 (cfr disegni sub doc. 15); secondo M. la datazione dei disegni sarebbe inattendibile perché contraddittoria: il doc. 15 (disegno dal titolo Barra porta fustelle 00 montaggio TSA22) riporta quale data quella del 9.1.2008, mentre i successivi disegni dal titolo “B. porta fustelle”riportano quali date quelle del 19.11.2007 e del 12.9.2008; in realt che si trattava della progettazione e sviluppo d’una macchina complessa, che comprendeva un’evoluzione; del resto la differenza tra il disegno del componente 19/11/2007 ed il disegno successivo del 12/09/2008 era minima (fatto non contestato) trattandosi di soluzione tesa unicamente a rendere maggiormente registrabile tecnicamente detto componente rispetto alla linea di lavoro, senza variare il concetto; il 31/01/2008 V. LAME di Bregnano, fattura ad A. un “gruppo fustelle””come da ordine del 27/11/2007” (doc. 16), irrilevante essendo il fatto -sottolineato da M. – che detto documento non riporti “alcunché circa le caratteristiche di qualsivoglia elemento caratterizzante il brevetto azionato”poiché detto documento prova la consegna ad A. del gruppo di taglio prodotto dal fornitore su indicazione, ordine e disegno di A., datato 19.11.2007, prodotto sub doc. 15; il 22/02/2008 A. consegna la macchina TSA-MP 1240 a V. (doc. 17): la bolla di consegna n. 71/08 indica che la macchina è “compresa di accessori”e soprattutto indica il n. di matricola 178 ben visibile nella piastra di riconoscimento secondo la “direttiva macchine”apposta all’esterno della macchina TSA-MP 1240 presente in V. srl e di cui alla fotografia evidenziata nella CTU; inoltre la bolla 22/02/2008 è collegata alla fattura nr. 39 del 25/02/2008 emessa dalla soc. A. nei confronti della soc. L. spa (doc. 18) la quale in descrizione riporta il medesimo numero del contratto di locazione riportato nella precedente bolla di consegna oltre che la menzione di “macchina saldatrice modello TSA-MP 1240 compresa di accessori”; il 25/11/2008 A. consegna a V. un “gruppo fustelle a fagiolo” (cfr. bolla n. 444/08, doc. 19), che corrisponde alla fattura del 28/11/2008 di M. C., relativa alla vendita ad A. del gruppo fustella mobile (doc. 20). Quindi attraverso la “vendita”da A. a V. della macchina in questione (progettata e realizzata da A.) è avvenuto un trasferimento delle conoscenze tra soggetti giuridicamente diversi rilevante agli effetti della predivulgazione, al pari del passaggio, in fase di progettazione, della conoscenza delle caratteristiche della macchina anteriorizzante da A. ai suoi fornitori, che non erano tenuti come V., ad alcun patto di riservatezza.

4. (cfr. Trib. Parma 5 marzo 2010 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2010 n. 5527); in conformità a costante giurisprudenza di legittimità. Invero, come afferma la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, “Costituisce divulgazione idonea a provocare la nullit l’invenzione e la sua messa a disposizione dell’acquirente e, soprattutto, dell’installatore che, se anche non possedeva personalmente conoscenze tecniche idonee a riprodurle, era in grado di valutarne l’operativit avrebbe potuto comunicarla a un terzo in grado di apprenderne gli elementi essenziali, non essendo questi vincolato al segreto n possibilit 5. d.2 .a) Oggetto del brevetto italiano n. 1394527 Scopo dichiarato dell’invenzione è quello di realizzare una macchina automatica atta a produrre contemporaneamente una pluralità di rotoli di sacchetti pretagliati e con manici fustellati.

Secondo l’attrice prima di questo brevetto, i metodi per la realizzazione contemporanea di più rotoli di sacchetti avevano lo svantaggio che la stazione di fustellatura fosse separata dalla macchina di saldatura e pretaglio, con la necessit biare il formato, in particolare la lunghezza, dei sacchetti da produrre.

Con della invenzione il film di pellicola viene fatto arrestare momentaneamente (grazie ad un sistema di compensazione generato dal movimento alternativo del rullo -carrello) in una zona di avanzamento del nastro ove è disposta sia la stazione di fustellatura che la stazione di saldatura e pretaglio a una distanza adattata alla lunghezza del sacchetto da produrre.

IT’527 contempla 10 rivendicazioni qui di seguito riportate: “1. Macchina termosaldatrice automatica, alimentata in continuo da almeno un film tubolare appiattito in materiale plastico ed atta a produrre e ad avvolgere almeno una striscia di sacchetti pretagliati e con manici fustellati, comprendente una stazione d’avvolgimento di almeno una striscia di sacchetti e, per ciascun film tubolare, almeno: – una stazione di saldatura e pretaglio, atta a produrre dal film tubolare una striscia di sacchetti saldati e pretagliati; – un carrello mobile di moto alternativo nella direzione di avanzamento del film tale da determinare due anse di estremità (13, 14) di accumulo del film e una zona tra dette anse (13, 14) di arresto temporaneo del film, in cui è disposta della stazione di saldatura e pretaglio, caratterizzata dal fatto che in della zona tra le due anse (13, 14) è altresì disposta una stazione di fustellatura atta a fustellare il film tubolare oppure la striscia di sacchetti saldati e pretagliati prodotti dalla stazione di saldatura e pretaglio, almeno una tra della stazione di ritt o di esercit are l’azion e di petizion e pretaglio essendo montata mobile per adattare la distanza tra la stazione di fustellatura e quella di saldatura e pretaglio alla lunghezza dei sacchetti da produrre.

5. Tribunale Milano Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 20/04/2010. 2. Macchina come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che la stazione di fustellatura è fissa mentre la stazione di saldatura e pretaglio è montata su una slitta, mobile su un piano di supporto. 3. Macchina come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che la stazione di saldatura e pretaglio è fissa mentre la stazione di fustellatura è montata su una slitta, mobile su un piano di supporto. 4. Macchina come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto di comprendere inoltre una coppia di rulli motorizzati, posti tra la stazione di fustellatura e quella di saldatura e pretaglio atti ad evitare sbattimenti del film nella zona fra dette anse (13, 14). 5. Macchina come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che della stazione di fustellatura comprende una parte mobile portante un pressore atto a bloccare il film contro un riscontro solidale alla parte fissa della stazione di fustellatura e un ulteriore pressore terminante con un tampone di un materiale morbido atto a mettere in tensione il film bloccato tra il pressore ed il riscontro, il pressore portando un ugello atto a erogare un soffio d’aria per la rimozione dello sfrido di fustellatura.

6. Metodo per la produzione di sacchetti in materiale plastico pretagliati e con manici fustellati avvolti in rotoli, a partire da un film tubolare, in forma appiattita, alimentato in continuo, in cui una porzione di film viene mossa a va e vieni da un carrello in modo da formare due anse di estremità (13, 14) di accumulo del film tali che l’ansa di entrata aumenta la sua lunghezza e l’ansa di uscita diminuisce la sua lunghezza quando il carrello si sposta in direzione opposta a quella di avanzamento del film e viceversa, la velocità di spostamento del carrello in senso opposto a quello di avanzamento del film essendo tale da arrestare lo scorrimento del film nella zona compresa tra dette anse (13, 14) nella fase di arresto del film tubolare essendo eseguite su di esso operazioni di fustellatura e di saldatura e pretaglio per produrre detti sacchetti pretagliati e con manici fustellati. 7. Metodo secondo la rivendicazione 6, caratterizzato dal fatto che detto carrello viene spostato in direzione opposta a quella di avanzamento del film ad una velocità che è la metà della velocità costante di avanzamento del film. 8. Metodo secondo la rivendicazione 6 o 7, in cui dette operazioni di fustellatura e di saldatura e pretaglio vengono effettuate in due stazioni separate (7, 6) simultaneamente o sfasate tra loro.

9. Metodo secondo la rivendicazione 8, in cui tra dette stazioni di fustellatura e di saldatura e pretaglio è previsto un tensionamento del film per evitare sbattimenti tra dette anse (13, 14). 10. Metodo secondo la rivendicazione 8, in cui è prevista una regolazione della distanza tra dette stazioni di fustellatura e di saldatura e pretaglio in base alla lunghezza dei sacchetti da produrre”. d. 2. b) Oggetto del brevetto europeo EP-2230067 Il brevetto europeo EP’ 067 rivendicante la priorit IT’527 oggetto del capitolo precedente, presenta esattamente le stesse rivendicazioni di IT’527 a parte l’aggiunta di due rivendicazioni di macchina (la numero 6 e la numero 7 che così recitano: “6. Macchina come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che della stazione d’avvolgimento comprende, per ciascuna striscia di sacchetti da avvolgere su un unico asse d’avvolgimento, – mezzi atti a rilevare la tensione di della striscia di sacchetti, e – mezzi, controllati dai mezzi di rilevazione, atti a variare la pressione esercitata da un rullo di contrasto sul rotolo in formazione.

7. Macchina come alla rivendicazione 6, caratterizzata dal fatto che i mezzi atti a rilevare la tensione di una striscia di sacchetti sono costituiti da un bilanciere che poggia su della striscia di sacchetti e da sensori atti a rilevare la tensione della striscia di sacchetti rilevando la posizione del bilanciere “. * d.3) La CTU brevettuale. La CTU eseguita nel corso del giudizio – dal medesimo ing. M., rispetto al quale il XX I ha condivisibilmente respinto l’istanza di ricusazione avanzata da M. fondata sul fatto che il tecnico si fosse gi cautelare – aveva ad oggetto il seguente quesito: “dica il CTU esaminati gli atti gi nte fase none presente causa e quelli che le parti stesse eventualmente produrranno, se le conclusioni raggiunte nella relazione gi n relazione al brevetto EP2230067, eseguite altre – ove ritenute utili – prove tecniche quanto al funzionamento della macchina A. 1240 gi quanto al quesito formulato da A. nella sua memoria depositata in data 11.09.2014, pag. 13”. Detto quesito formulato da A. nell’indicata memoria – finalizzato ad accertare la presenza delle caratteristiche tecniche riferibili alle cd. informazioni segrete di cui M. si sarebbe impossessata attraverso la video ripresa della macchina di A. presso la V. – così recita: “dica il perito se dagli allegati 7 e 8 del ricorso introduttivo M. nel procedimento civile R.G. 15698/13 si evincano le seguenti caratteristiche della macchina A. TSA-SHO: a) lavora sullo stesso livello sia con barra saldante che con il gruppo fustella e si determina la fustellatura spostando il gruppo fustella; b) la tecnica di pressini utilizzata per bloccare il materiale, sia il sistema molto semplice per staccare il film; c) il sistema di barra saldante A. con sistema di temperatura costante tramite resistenze controllate da termoregolatori e il sistema di pretaglio al centro della barra stessa; d) il sistema di strappo fra un rullo e l’altro, il controllo di tensione fra le tre piste di produzione”. All’esito di un ampio e completo contraddittorio (con lo scambio di ben 4 memorie tecniche) il CTU ha concluso che: IT’527 5; EP’ 5, 6 e 7; la macchina oggetto di descrizione giudiziaria interferisce con l’ambito di protezione di IT’527 e di EP’ 067, in particolare rispetto alla rivendicazione 5. in caso di validit IT’527, la macchina oggetto di descrizione giudiziaria interferirebbe con il suo ambito di protezione anche rispetto alle rivendicazioni 1, 3, 8, 10 e 12″. d. 3. a) La validit r Rivendicazione I N. valutare la validità della rivendicazione 1 il CTU ha confrontato la macchina TSA-MP 1240 – invocata dalla convenuta quale anteriorit come detto poco sopra – ed il brevetto IT’527, osservando che la predetta: – comprende una stazione d’avvolgimento di almeno una striscia di sacchetti e, per ciascun film tubolare, almeno una stazione di saldatura e pretaglio, atta a produrre dal film tubolare una striscia di sacchetti saldati e pretagliati; – prevede inoltre un carrello mobile di moto alternativo nella direzione di avanzamento del film tale da determinare due anse di estremità di accumulo del film e una zona tra dette anse di arresto temporaneo del film, in cui è disposta della stazione di saldatura e pretaglio.

tra le due anse è altresì disposta una stazione di fustellatura atta a fustellare la striscia di sacchetti saldati e pretagliati prodotti dalla stazione di saldatura e pretaglio.

6 Così il giudice: “ove chiamato a rivalutare alla luce di tali rilievi la stessa materia tecnica… impor approfondire la tematica brevettuale secondo le indicazioni delle parti…L’esito di tale rivalutazione sa -insieme evidentemente alle osservazioni che saranno svolte dalle parti e dai loro tecnici -e in tale sede si pot “tenuta” delle conclusioni del perito d’ufficio rispetto agli argomenti che le parti vorranno riproporre e sostenere”. – almeno una tra della stazione di fustellatura e della stazione di saldatura e pretaglio è montata mobile per adattare la distanza tra la stazione di fustellatura e quella di saldatura e pretaglio alla lunghezza dei sacchetti da produrre.

Poiché quest’ultimo aspetto tecnico, a parere dell’attrice, differenzierebbe la macchina rivendicata rispetto alla macchina TSA-MP 1240, il CTU ha particolarmente approfondito la questione con un nuovo sopralluogo presso V. per rivedere la macchina, ed ha appurato che per variare la lunghezza del sacchetto si modifica la frequenza di fustellatura e si sposta la fustellatrice: perché se si allunga il sacchetto (caratterizzato da manici “a fagiolo”) il colpo di fustella deve essere più lontano dal bordo superiore per consentire ai manici di reggere un carico superiore; se invece si desidera accorciare il sacchetto il colpo di fustella deve spostato verso il bordo superiore altrimenti il vano di carico del sacchetto è troppo piccolo.

Sicchè, come il CTU ha condivisibilmente ribadito, nella macchina TSA-MP 1240 così come nella prima rivendicazione del brevetto italiano, “almeno una tra della stazione di ritt o di esercit are l’azion e di petizion e pretaglio “è “montata mobile per adattare la distanza tra la stazione di fustellatura e quella di saldatura e pretaglio alla lunghezza dei sacchetti da produrre.”Poiché, dunque, (come la stessa attrice conviene) la macchina TSA-MP 1240 è atta a produrre manici fustellati e comprende tutte le caratteristiche strutturali della prima rivendicazione, compresa la possibilità di ritt o di esercit are l’azion e di petizion e pretaglio, deve concludersi che la rivendicazione 1 non è nuova in vista della macchina TSA-MP 1240. Peraltro anche se fosse nuova della rivendicazione non sarebbe inventiva.

Come rileva il CTU nella prima CTU “il posizionamento dei mezzi di fustellatura rispetto ai mezzi di saldatura e taglio appare come una banale scelta del tecnico esperto in base al sacchetto che vuole produrre: se voglio produrre un sacchetto più lungo e ovvio che devo allontanare la fustella dei mezzi di saldatura e pretaglio Il ricercatore europeo nell’opinione scritta dice chiaramente che la possibilit fustellatura rispetta quella di saldatura e pretaglio, non adapt”; quindi anche volendo accogliere le argomentazioni dell’attrice circa la novit macchina TSA-MP 1240, partendo da US 754 come fatto dal ricercatore europeo, la prima rivendicazione sarebbe priva di attività inventiva in considerazione della macchina predetta che descrive lo stesso identico carrello mobile tra due anse. Conseguentemente una combinazione the US 754 e TSA-MP 1240 priverebbe di validità la prima rivendicazione per mancanza di attività inventiva”. La rivendicazione non è nuova in vista della macchina TSA-MP 1240 neanche in ragione del tipo di sacchetti che è atta a produrre.

Secondo l’attrice la macchina descritta nella rivendicazione 1 è esclusivamente atta a produrre sacchetti aventi una specifica forma diversi da quelli della macchina anteriore, ovvero con manici fustellati di tipo shoppers, in ragione del fatto che nella descrizione si parla di sacchetti “con manici fustellati o shoppers”. Tuttavia: – la limitazione “o shoppers”di cui alla descrizione non è presente nella rivendicazione 1, che, come sottolinea il CTU, dice che la macchina è “atta a produrre e ad avvolgere almeno una striscia di sacchetti pretagliati e con manici fustellati”, e che, quindi, non rivendica alcuna forma specifica di detti manici fustellati.

– il fatto che nella descrizione si faccia riferimento a sacchetti di tipo shoppers e si dica che i manici del sacchetto vengono generalmente utilizzati per chiudere il sacchetto prima della pesatura non può avere, in sé, effetto “limitante”della rivendicazione caratterizzante che non contiene accenno alcuno né agli shoppers né alla forma dei manici.

– la parola shoppers è presente anche alla fine della rivendicazione dipendente 6 (di metodo), tra parentesi; tuttavia il fatto che la parola shoppers sia scritta tra parentesi alla fine della rivendicazione 6 non vale a limitare’ il tipo di sacchetti con manici fustellati che sarebbe atto a produrre il metodo rivendicato; invero, come correttamente osserva il CTU, nelle rivendicazioni gli elementi tra parentesi servono solo a facilitarne – la lettura e non hanno funzione “limitativa”; in ogni caso nessun elemento consente di affermare che con il termine “shoppers”si debbano intendere solo i sacchetti “a bretelle”, poiché shopper è un termine generico che indica un sacchetto di plastica con manici, che possono essere di vario tipo, anche “a bocca aperta” (cfr ricerca su google eseguita dal CTU nel corso del cautelare); tanto più che, come osservato dalla convenuta nella sua quarta memoria (punto 4 di pag. 2) la norma U. 8055: 2011 citata dall’attrice (che conterrebbe la definizione di “sacchetti pretagliati e con manici fustellati tipo “shoppers”) è del 2011, ovvero successiva alla data di deposito dei brevetti M.; – neppure l’anteriorit discorso) concerne gli shoppers a T-shirt bensì generici sacchetti di plastica – infine se è vero che la figura che riguarda la stazione di fustellatura descrive una lama laterale compatibile con la realizzazione di manici c.d. “a bretelle”nessun riscontro v’è del fatto che il brevetto fosse limitato a della forma del sacchetto, poiché – come rilevato dal CTU – nelle rivendicazioni 6, 7 e 8 (riguardanti il metodo di produzione dei sacchetti) mai si parla del numero delle saldature che nel caso di in cui i manici fustellati da realizzare fossero “a bretelle”dovrebbe essere doppia (una per il fondo del sacchetto e una per la sommit saldatura “di testa”, di cui nel brevetto non v’è alcuna traccia (cfr punto 74); sicchè nella prospettiva di un metodo volto alla produzione esclusiva di questo tipo di sacchetti si potrebbe ipotizzare una scarsa chiarezza o insufficienza della descrizione del metodo.

“Rivendicazione 2 La rivendicazione 2, dipendente dalla rivendicazione 1, precisa che la stazione di fustellatura è fissa mentre la stazione di saldatura e pretaglio è montata su una slitta mobile su un piano di supporto, nella macchina TSA-MP 1240 v’è una configurazione inversa, ovvero è la stazione di fustellatura che è mobile. Tuttavia – come osserva il CTU- si tratta di un’ovvia alternativa per il tecnico esperto Conseguentemente la rivendicazione 2 non è inventiva in vista della macchina TSA-MP 1240.”Rivendicazione 3 La rivendicazione 3, dipendente dalla rivendicazione 1, specifica che la stazione di saldatura e pretaglio è fissa mentre la stazione di fustellatura è montata su una slitta mobile su un piano di supporto. La macchina TSA-MP 1240 mostra lo stesso montaggio.

Conseguentemente la rivendicazione 3 non è nuova in vista della macchina TSA-MP 1240.”Rivendicazione 4 La rivendicazione 4, dipendente dalla rivendicazione 1, specifica che della macchina prevede una coppia di rulli motorizzati, posti tra la stazione di fustellatura e quella di saldatura e pretaglio atti ad evitare sbattimenti del film nella zona fra dette anse (13, 14). La macchina TSA-MP 1240 mostra un rullo tenditore. Rulli tenditori sono anche mostrati in IT’530 (ulteriore anteriorit Si conviene, perciò, con il CTU nel ritenere che il tecnico esperto non avrebbe impiegato alcuno sforzo inventivo nel prevedere una coppia di ritt o di esercit are l’azion e di petizion e pretaglio.

Conseguentemente la rivendicazione 4 non è inventiva in vista della macchina TSA-MP 1240 eventualmente in combinazione con IT’530.”Rivendicazione 5 La rivendicazione 5, dipendente dalla rivendicazione 1, precisa che della stazione di fustellatura comprende una parte mobile portante un pressore atto a bloccare il film contro un riscontro solidale alla parte fissa della stazione di fustellatura e un ulteriore pressore terminante con un tampone di un materiale morbido atto a mettere in tensione il film bloccato tra il pressore ed il riscontro. Un pressore porta un ugello atto a erogare un soffio d’aria per la rimozione dello sfrido di fustellatura.

Come accertato dal CTU la stazione di fustellatura atto a bloccare il film contro riscontro solidale circonda la fustella. Il _ _ acchina TSA-MP 1240 comprende un pressore mobile rtefissa della stazione di fustellatura. Il pressore di blocco La macchina TSA-MP 1240 comprende, quindi, un unico pressore atto a bloccare il film, e non anche un pressore terminante con un tampone atto a mantenere in tensione il film: come precisa il CTU nella relazione preliminare del 10.5.2015, nella macchina TSA-MP 1240 quando scende la fustella determina una pressione centrale con conseguente tensionamento del film; c’è quindi la fase di tensionamento ma non tramite un pressore centrale che mette in tensione il film. La fustellatrice della macchina TSA-MP 1240 non comprende neanche mezzi ad aria atti alla rimozione dello sfrido di fustellatura.

Conseguentemente, come conclude il CTU, la rivendicazione 5 è nuova rispetto a quanto mostra la macchina TSA-MP 1240. Il nodo decisorio più discusso è se la rivendicazione 5 sia anche inventiva: invero considerando la macchina TSA-MP 1240 come stato dell’arte più vicino, il problema tecnico oggettivo da risolvere per il tecnico esperto era quello di ritt o di esercit are l’azion e di petizion e sicuro lo sfrido di fustellatura, senza danneggiare il film fustellato.

Come osserva il CTU, la sola considerazione della macchina TSA-MP 1240 non avrebbe portato alla soluzione rivendicata perché la fustella di della macchina non esegue un taglio passante sul film ma solo un’incisione, e, quindi, non sarebbe stato incentivato a prevedere mezzi di rimozione del sfrido perché, di fatto, detto sfrido è inesistente: invero i manici fustellati (a fagiolo) dalla macchina TSA-MP 1240 “restano collegati al sacchetto stesso, dunque senza possibilità di asportare/rimuovere lo sfrido di fustellatura”. Quanto alle altre anteriorità ha osservato: S D2 non è utilizzabile contro l’inventività brevetti M. (ed in ogni caso non descrive una fustellatrice per sacchetti di plastica); D3 non avrebbe portato il tecnico esperto alla soluzione rivendicata perché non descrive una operazione di fustellatura; l’anteriorità IT’844 non avrebbe aiutato il tecnico esperto perché il sistema pneumatico ivi descritto serve a regolarizzare la sacca/ansa e quindi al limite avrebbe potuto essere considerato dal tecnico esperto un sistema per tenere in tensione il film in avanzamento, non per eliminare lo sfrido; l’anteriorità D1 (JP-2005/138256, pubblicato il 2.6.2005, descrivente un dispositivo di taglio dei bordi di un sacchetto di plastica [1311] [I2] (Km che prevede due pressori che bloccano il sacchetto contro un riscontro, lame di taglio mobili verticalmente atte a tagliare i bordi del sacchetto e mezzi ad aria atti a rimuovere lo sfrido di taglio verso uno scarico inferiore, ove le lame di taglio 23 si muovono all’esterno dei pressori, non avrebbe aiutato il tecnico esperto, perché l’aria serve ad eliminare lo sfrido di un taglio laterale del sacchetto e non lo sfrido di fustellatura; S la macchina D., mostra mezzi ad aria atti ad eliminare lo sfrido di fustellatura in una macchina atta a produrre – da un film continuo – sacchetti in materiale plastico con manico a fagiolo; ma non presenta pressori atti a tensionare il film prima del colpo di fustella.

Ebbene: secondo la convenuta il tecnico esperto avrebbe pensato di aggiungere alla macchina TSA-MP 1240 mezzi pneumatici per l’eliminazione dello sfrido del tipo mostrati nella macchina D., perché la macchina D. prevede un taglio passante e, quindi, sarebbe stato incentivato all’uso di mezzi di rimozione dello sfrido; peraltro sarebbe irrilevante il fatto (come intende l’attrice) che il taglio della macchina D. non sia passante’ bensì ad incisione, poiché l’incentivo sarebbe comunque dato dal fatto che il film sia tagliato e destinato ad essere aperto in quel punto; secondo il CTU, invece, anche ammesso che il tecnico esperto avrebbe potuto trarre incentivo da D. per immaginare di usare l’aria per rimuovere lo sfrido della fustellatura/taglio dei manici, si deve tener conto del fatto che né la macchina D. né gli altri documenti anteriori citati avrebbero incitato il tecnico esperto a prevedere, oltre ai pressori di blocco del film per la fase di fustellatura, pressori centrali dotati di un tampone morbido per mettere in tensione il film prima del colpo di fustella e dotati di ugello per rimuovere ad aria lo sfrido, cioè una combinazione di soluzioni tecniche idonee a risolvere il problema di eliminare in modo ottimale e sicuro lo sfrido di fustellatura, senza danneggiare il film fustellato.

Conseguentemente, come afferma lo stesso il CTU (rivedendo le conclusioni cui era inizialmente giunto in sede di cognizione sommaria) la rivendicazione 5 è valida perché inventiva in vista dello stato dell’arte agli atti in quanto combina il pressore per mettere in tensione il film prima del colpo di fustella e lo sbuffo d’aria contestuale atto a eliminare lo sfriso: combinazione che, a suo avviso, non era suggerita da alcuna anteriorità7 8 * 10 7 Macchina D. B.: Nella sua terza memoria la convenuta afferma che nel novembre del 2006 è stata consegnata dalla D. B. srl alla F. P. srl una macchina per produrre sacchetti in materiale plastico da film con manico a fagiolo (macchina D. d’ora in poi per comodità) che presenta un dispositivo di rimozione pneumatico dello sfrido per manici a fagiolo.

Circa la datazione è da notare che il doc. 3 comprende l’immagine di una targa con indicato l’anno 2006. 8 Secondo A. non è stata tenuta in considerazione la documentazione di S. s.r.l. il che è vero ma è irrilevante poiché si tratta (cfr doc. 6 allegato a memoria tecnica di A. 27.5.2015) di un mero affidavit della società per cui essa dichiara di costruire da 10 anni sistemi di fustellatura ad asportazione totale con getto d’aria per l’espulsione ed aspirazione per l’evacuazione degli sfridi stessi). Rispetto a dette conclusioni A. ha svolto una critica di rito: nella relazione preliminare il CTU non avrebbe preso in considerazione agli effetti della validità della rivendicazione 5 il pressore centrale e la funzione di porre in tensione il film e ciò avrebbe generato un difetto di contraddittorio sulle conclusioni finali ed una lesione del suo diritto di difesa. Anche perché nella fase finale della CTU, a fronte dell’inatteso rilievo attribuito allo strumento atto a mantenere in tensione il film (non a bloccarlo semplicemente come fanno i pressini’), A. avrebbe avuto la possibilit (Roll-oMatic, 1999) “Procedimento ed apparecchiatura per formare tagli e cordoni di saldatura trasversali in un foglio di film”, e US4, 631, 047 (Dreckman et al., 1986) “APPARATUS FOR CUTTING H. HOLES IN B.”B. entrambi a suo dire relativi ad un sistema di realizzazione di manici fustellati con aspirazione dello sfrido e l’utilizzo di mezzi pressori per mantenere pressato il film tubolare e facilitarne di conseguenza il taglio.

Come gi di difesa (che, anzi, il G.I. ha consentito si esplicasse pienamente addirittura concedendo una 4 memoria tecnica che consentisse di contraddire sulle anteriorità introdotte dalla convenuta solo con la terza memoria). Semmai il CTU si è avvalso delle osservazioni delle parti e del contraddittorio tecnico svoltosi su tutti gli elementi caratterizzanti la riv. 5 per giungere alle sue conclusioni: infatti già a pag. 17 della relazione preliminare il CTU l’attrice afferma che n anteriorit e centrale dotato di tampone per mettere in tensione il film”; il CTU aveva, quindi, rilevato nella relazione preliminare che nessuna anteriorità prevedeva il pressore centrale atto a mettere il tensione il film, pur dando atto che nella zona di fustellatura “la macchina TSA-MP 1240 presenta una leggera depressione che quando scende la fustella determina una pressione centrale con conseguente tensionamento del film; non c’———————————————————————————film”.————- Il tema del pressore centralee della funzione di tensionamento delflm in funzione del pretaglio è stato, quindi, chiaramente sottoposto al contraddittorio delle parti. Onde A. ben avrebbe potuto richiamare anche le anteriorità brevettuali predette.

Semmai è avvenuto che – avendo la convenuta sottoposto al CTU con la terza memoria tecnica, una anteriorità nuova (la macchina del B. per produrre sacchetti in materiale plastico da film con manico a fagiolo), non considerata sino a quel momento, rispetto alla quale, peraltro, il G.I. ha concesso lo scambio di una quarta memoria – il CTU nella relazione finale ha tenuto conto dell’ulteriore contraddittorio, ed ha confermato il giudizio di validità della riv. 5 – già espresso in sede preliminare – alla luce del fatto che la stessa, pur preceduta da D. quanto al soffio atto a rimuovere lo sfrido, combinava in un unico contesto tecnico la funzione di mantenere in tensione il film in vista del taglio e di eliminare in modo sicuro lo sfrido di fustellatura, e ciò con un pressore munito di tampone morbido e di un ugello atto a erogare aria per rimuovere simultaneamente lo sfrido.

sulla conclusione del CTU A. ha potuto ampiamente contraddire negli scritti conclusionali, come è fisiologico che sia nel rispetto delle regole processuali.

In realt e sottolinea che non sarebbe chiaro perché nella CTU conclusiva, in riferimento alla rivendicazione 5, il perito afferma che nessuna anteriorità descriveva o incitava il tecnico esperto a prevedere della combinazione, mentre nella fase cautelare, in relazione alla medesima rivendicazione 5, riteneva la non sussistenza del livello inventivo già per il solo fatto (non essendo contemplata tra le anteriorità la macchina D.) che IT’844 descrivesse “pressini”e agenti soffianti, circostanze per cui la progettazione di un sistema pneumatico per la rimozione dello sfrido avrebbe dovuto considerarsi un’ovvia variante costruttiva della macchina.

Il CTU spiega che gi riguardava una soluzione finalizzata a rimuovere lo sfrido, servendo piuttosto a regolarizzare la sacca/ansa; sicché il tecnico lo considererebbe al massimo come un mezzo per tensionare il film di avanzamento; della anteriorità avrebbe potuto fare, cioè, da incentivo per la progettazione di un sistema di tensionamento (distruggendone l’inventivit ma non per la progettazione di un sistema di rimozione dello sfrido.

D., invece, contemplava una tecnica di rimozione di tale sfrido, e proprio nell’ambito della produzione di sacchetti da film di materiale plastico; tuttavia tale tecnica non avrebbe potuto costituire incentivo per l’invenzione di un tampone morbido funzionale a mettere in tensione il film prima del colpo di fustella munito di ugello per soffiare via lo sfrido.

Secondo il criterio del “Problem and solution approach, sviluppato dall’Ufficio Brevetti Europeo, l’analisi della presenza del requisito di attivit deve essere compiuta attraverso i seguenti passi: 1. determinare la “tecnica anteriore più vicina” (“closest prior art”), che consiste nell’individuare quella anteriorit ovvero quella forma di realizzazione divulgata anteriormente alla data di priorit privativa in esame, che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata; 2. determinare il “problema tecnico oggettivo” (“objective techincal problem”) risolto dalla o dalle caratteristiche della soluzione rivendicata che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina” (cosiddette “caratteristiche distintive”); 3. individuare le competenze e le abilit 4. considerare se l’esperto del ramo, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina ” avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e, quindi, sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, anche combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorit esame.

Sicché sar one oggetto di rivendicazione solo se, partendo dalla tecnica anteriore più vicina, risulti essere palesemente evidente che l’esperto del ramo non sarebbe stato in grado di individuare, nelle conoscenze tecniche generali del settore, o nelle anteriorit alcun ovvio ed esplicito puntatore L’esperto del ramo in questo caso, posto di fronte al problema tecnico da risolvere (taglio preciso del film ed eliminazione dello sfrido) avrebbe potuto selezionare e comporre tra loro in modo logico le informazioni provenienti dallo stato della tecnica pertinente, per giungere in modo ovvio alla soluzione di cui alla riv.5 ? Dette informazioni spingevano l’esperto del ramo in modo diretto, ovvio ed inequivocabile verso quella soluzione ? Per rispondere alla domanda bisogna tenere in considerazione il fatto che tra le “informazioni provenienti dallo stato della tecnica”non può comprendersi la funzione di “tensionamento”del film in fase di taglio: infatti il sistema penumatico IT’844 non riguardava una soluzione finalizzata a “tensionare”il film bensì a regolarizzare la sacca/ansa; sicché, come dice il CTU, della anteriorità avrebbe potuto fare da incentivo per la progettazione di un sistema di tensionamento, ma non attraverso un pressore; d’altra parte, la tensione creata sul film in fase fustellatura dei manici dall’abbassamento della fustella nella macchina TSA MP 1240 (quindi per effetto di una pressione centrale) é accidentale e non voluta, al pari di quella che provoca la lama che scende lateralmente nella stazione di fustellatura del brevetto M.; quindi non costituisce un’”informazione tecnica”che può fare da incentivo per una soluzione che intenda affrontare e risolvere il problema di realizzare un taglio preciso nel film di platica, ovvero per un sistema di tensionamento con un pressore atutonomo centrale; tantomeno le informazioni dello stato della tecnica spingevano in modo ovvio per combinare le due funzioni “tensione del film”ed “eliminazione dello sfrido”attraverso la scelta di incorporare l’ugello funzionale allo spruzzo dell’aria nel pressore atto a tenere in tensione il film da fustellare.

Perciò la conclusione del CTU di validità della riv. 5 va confermata”Rivendicazioni 6-10 Le rivendicazioni 6-10 sono di metodo e ripetono in termini di fasi di processo molte delle caratteristiche delle rivendicazioni di macchina 1-5. Conseguentemente la 6 non é nuova per le stesse ragioni esposte per la rivendicazione; la rivendicazione 7, dipendente dalla rivendicazione 6 non é inventiva in considerazione della macchina TSA-MP 1240 in combinazione con IT’530; la rivendicazione 8, dipendente alternativamente dalla rivendicazione 6 o 7, specifica che le operazioni di fustellatura e di saldatura e pretaglio sono indipendenti, come nella macchina della convenuta onde anche la rivendicazione 8 non é valida in considerazione della macchina TSA-MP 1240 (non nuova o non inventiva a seconda della rivendicazione con cui é combinata eventualmente considerando anche IT’530); la rivendicazione 9 non é valida in considerazione della macchina TSA-MP 1240 per le stesse ragioni esposte per la rivendicazione 4 (non nuova o non inventiva a seconda della rivendicazione con cui è combinata eventualmente considerando anche IT’530); la rivendicazione 10 non è valida in considerazione della macchina TSA-MP 1240 per le stesse ragioni esposte per la rivendicazione 1 (non nuova o non inventiva a seconda delle rivendicazioni con cui è combinata eventualmente considerando anche IT’530). d. 3. b) La validit Poiché ‘ EP’ 067 presenta esattamente le stesse rivendicazioni di IT’527 a parte l’aggiunta di due rivendicazioni di macchina (la numero 6 e la numero 7), per le rivendicazioni 1-5, 8-12 di EP’ 067 valgono le stesse considerazioni fatte per le rivendicazioni 1-10 di IT’527. Quanto alle rivendicazioni 6-7 di EP’ 067 la convenuta non ne contesta la validit Conseguentemente la rivendicazione 6 di EP’ 067 è valida in vista dello stato dell’arte agli atti.

Anche la rivendicazione 7 è da ritenersi valida perché dipende solo dalla rivendicazione 6 sopra giudicata valida. * e) La contraffazione ad opera di A. delle privative in titolarit La relazione del C.T.U. conclude che “la macchina oggetto di descrizione giudiziaria interferisce con l’ambito di protezione di IT’527 e di EP’ 067, in particolare rispetto alla rivendicazione 5”. Infatti “la stazione di fustellatura comprende una parte mobile portante un primo pressore atto a bloccare il film contro un riscontro e un ulteriore pressore terminante con un tampone atto a mettere in tensione il film bloccato tra il primo pressore e il riscontro. Detto ulteriore pressore supporta un ugello atto ad erogare aria contro la parte fustellata”Quindi la macchina di A. interferisce quanto a questo specifico componente con tutte le caratteristiche della rivendicazione 5 del brevetto italiano e del brevetto europeo di M. f) La concorrenza sleale L’attivit sta in essere da A. costituisce, altresì, atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per scorrettezza professionale: infatti l’imitazione dei risultati di ricerca industriale di un concorrente implicano un ingiusto sfruttamento del lavoro altrui che avvantaggia l’imitatore rispetto al concorrente poiché implica un notevole risparmio di costi in termini di progettazione, disegno, lancio pubblicitario ed è, quindi, contraria alla clausola generale dell’art. 2598 n.3. c.c.9 g) I danni L’accertamento della contraffazione ad opera di A. determina non solo l’accoglimento delle domande dell’inibitoria alla prosecuzione dell’illecito (inclusa la produzione e la commercializzazione dei prodotti contraffattor fissazione di una penale per ogni violazione successivamente contestata) ma anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno e all’assegnazione in propriet subordine la distruzione) dei macchinari per cui è causa oltre alla pubblicazione della sentenza.

L’attrice ha chiesto il risarcimento sotto i diversi profili del danno emergente, ivi incluso il danno all’immagine, e del lucro cessante anche mediante retroversione degli utili.

Quanto al danno emergente l’attrice ha invocato tutte le spese sostenute per l’attivit pubblicità e promozione del macchinario in oggetto e quelle che ha sostenuto per far fronte alla contraffazione, ivi incluse le spese sostenute per acquisire la prova dell’illecito e per tutelare i propri diritti; con riguardo a della pretesa l’attrice ha documentato, tuttavia, solo le spese di lite (della fase cautelare e della fase di cognizione); dette spese ammontano ad euro 3.700,00 oltre 15% per spese forfettarie CPA e IVA per la fase cautelare (ordinanza 24.12.2013) oltre ad euro 2000,00 oltre CP e Iva per la CTU della descrizione e della fase cautelare (decreto 6.4.2013). Quanto al lucro cessante M. osserva che, accertata a contraffazione del macchinario ogni vendita effettuata da A. (doc. 12 fascicolo M. fase cautelare e doc. 29 di A.) è una vendita a lei sottratta.

9 cfr. App. Milano, 25 ottobre 1985, Riv. dir. ind. 89, II, 302 e ss; Cass. 2 Dicembre 1993 n.11953 Inoltre sostiene di aver dovuto abbassare i prezzi perché il risparmio diritto di esercitare l’azione di petizione al macchinario in questione, avrebbe consentito alla convenuta di vendere il proprio prodotto ad un prezzo inferiore rispetto a quello da lei praticato: S dalla documentazione agli atti emergerebbe che nel 2013 i prezzi praticati da M. sono scesi a 325.000 euro (doc. 26); S dall’e-mail del 4 novembre 2014 (doc. 27) del rappresentante sloveno di M. risulterebbe che i prezzi praticati da A. avrebbero importanti effetti anche su quel mercato, al punto da indurre anche l’altro importante concorrente di M. (R. O Matic) ad abbassare a sua volta i prezzi; Perciò M. chiede riconoscersi danni nella misura non inferiore ad euro 900.000,00 in ragione delle seguenti circostanze: che le macchine vendute da A. sono più di una; che il prezzo di A. per il macchinario contestato sarebbe di 320.000,00 euro che il costo del macchinario di M. in linea con i prezzi praticati prima della contraffazione posta in essere dalla convenuta era pari ad euro 350.000,00. A. ha contestato non solo che la vendita a V. sia stata sottratta a M. ma anche di aver costretto quest’ultima a ribassare il proprio prezzo di vendita della macchina (ROLLER 110 SHP); in proposito ha osservato: quanto al primo aspetto che la macchina TSA-SMP 1240 era gi quantomeno dal 2008, ed è stata solo aggiornata progettualmente, nel contesto di un logico processo evolutivo, con le caratteristiche oggi rinvenibili nella macchina TSA-SHO 1040; quanto al secondo aspetto che: o riassumendo il contenuto delle conferme ordine di M. (docc. 23-26 del fasc. M.), si ottiene il seguente specchietto: anima di cartone e senza 400.000,00 anima di cartone e senza 380.000,00 anima di cartone e senza 350.000,00 senza anima di cartone 325.000,00; che macchine 44/2009/ I roller 110-E/SHP completa con 24/2010/E roller 110-E/SHP completa con 25/2012/ I roller 110-E/SHP completa con n 01/2013/ I roller 110-E/SHP o nell’anno 2011, non compaiono conferme d’ordine, il che vuol dire che macchine tipo “ROLLER 110-E/SHP”non sono state vendute da M. in detto periodo; o la prima macchina A. tipo TSA-SHO 1040, realizzata come prototipo ed in prova (a Maggio 2012), è stata venduta – come noto – a V. a fine dell’anno 2012; sicché nessun effetto sulle vendite di M. può aver causato il prezzo praticato da A. quantomeno in riferimento al periodo precedente della vendita; l’unico ribasso rilevante è quindi quello da 350.000 euro a 325.000 euro; ma: a) il motivo della riduzione di prezzo riferito all’anno 2012 potrebbe essere dovuto al fatto che, non ricevendo conferme d’ordine M., avesse utilizzato come incentivo commerciale alla vendita una riduzione del prezzo; b) mentre le prime tre macchine di cui alle riepilogate conferme d’ordine per gli anni 2009, 2010, 2012, hanno caratteristiche identiche (cioè configurate meccanicamente per realizzare dei prodotti sia del tipo con anima di cartone che senza anima) la quarta macchina riferita all’anno 2013 di cui alla conferma d’ordine n 01/2013/I è attrezzata solo per realizzare dei prodotti senza anima di cartone; quindi, la differenza di prezzo rilevabile nella conferma d’ordine potrebbe essere riconducibile al fatto che la macchina M. è configurata in modo meno complesso, con meno attrezzatura; in ogni caso la macchina TSA-SHO 1040, prodotta da A. è atta a realizzare prodotti unicamente del tipo senza anima’ cioè paragonabile alla sola macchina di M. di cui alla conferma d’ordine n 01/2013/I; perciò mancherebbe la prova del rapporto causale tra la diminuzione di prezzo delle macchine M. e l’introduzione nel mercato della macchina di A. Il Collegio condivide le puntuali osservazioni della convenuta circa la pretesa diminuzione del prezzo (e quindi degli utili) che sarebbe imputabile alla condotta di contraffazione di A. e conclude perciò che può dirsi provato solo che A. dal 2012 ha venduto più di una macchina (fatto non contestato) in contraffazione del brevetto di M., e che ciò ha determinato un danno in termini di lucro cessante che va parametrato al prezzo praticato da A., e non a quello – maggiore – che M. avrebbe in tesi attorea potuto praticare il margine conseguito indebitamente da A. non è comunque pari al prezzo conseguito per ogni macchinario (320.000,00, cfr doc. 29, fasc. conv) che va depurato dai costi di produzione. Inoltre in una logica di valutazione equitativa del danno va tenuto conto del fatto che, in questo caso, la contraffazione (e la connessa condotta di concorrenza sleale) rilevano agli effetti dello spostamento dell’utile limitatamente ad un particolare della stazione di fustellatura di un macchinario ben più complesso e articolato, che per il resto non merita di essere tutelato proprio in quanti riproduce senza novità e/ o inventività una macchina della stessa A. Perciò in via equitativa il danno da lucro cessante va individuato in euro 45.000,00, A detto danno va aggiunto quello emergente, il quale – compreso quello all’immagine connesso alla concorrenza sleale praticata tramite la contraffazione e quello relativo alle spese in concreto sostenute per far valere la contraffazione – si liquida in via equitativa in euro 15.000,00. Alla complessiva somma di euro 60.000,00, quale debito di valore, vanno aggiunti gli interessi compensativi, nella misura legale, dalla data della domanda svolta con il ricorso cautelare al saldo.

* h) La domanda riconvenzionale di A. L’asserito spionaggio industriale e la concorrenza sleale N. ricorso cautelare del Marzo 2013, M. stessa ha affermato che nel mese di Luglio del 2012, sia il signor R. T. che il signor A. B., entrambi di M. srl, ebbero a recarsi presso la societ V. srl, per svolgervi delle ordinarie manutenzioni su propri impianti; sussisteva infatti un rapporto di fornitura tra M. srl e V. srl. In tale occasione i due tecnici non solo ebbero occasione di visionare una apparecchiatura della A. denominata TSA-SHO 1040 (oggetto poi di descrizione) ma di video-riprenderla allegando agli atti di detto ricorso introduttivo sia il filmino che le foto.

La convenuta sostiene che M. dovrebbe rispondere di atti di spionaggio industriale ex art. 98 c.p.i. per aver ripreso il macchinario, perché esso sarebbe dotato di alcune particolarità di notevole interesse tecnico ai fini dell’ottimizzazione dell’apparecchiatura e del processo produttivo dei sacchetti cui è finalizzato.

M. avrebbe potuto, quindi, acquisire informazioni riservate circa il miglior metodo’ di lavorazione attuato da A.: a) A. lavora sullo stesso livello, sia con barra saldante che con il gruppo fustella e determina la fustellatura spostando il gruppo fustella; M., presenta un sistema complesso con due rulli di trasmissione fra la barra saldante e il gruppo fustella e soprattutto lavora su due livelli diversi; onde, dal lato pratico, risulterebbe molto più difficile trovare la giusta posizione fra saldatura e taglio o pretaglio; b) il sistema di fustellatura di A. sarebbe ictu- oculi completamente diverso da quello utilizzato da M., sia per la tecnica di pressini utilizzati per bloccare il materiale, sia per il sistema molto semplice per staccare il film dal piano inferiore di riscontro c) il sistema di barra saldante di A. (sistema di temperatura costante tramite resistenze controllate da termoregolatori) e il sistema di pretaglio al centro della barra stessa, sarebbe diverso da quello utilizzato da M. (sistema di barre saldanti con piattine di nichel-cromo scaldate ad impulsi con trasformatore e con tecnologia totalmente diversa); d) il sistema di strappo fra un rotolo e l’altro, il controllo di tensione fra le tre piste di produzione, il sistema di pieghe per fare i rotoli compatti e il sistema di allineamento e controllo automatico per poter piegare in modo corretto.

Le informazioni di cui ai punti a) -d) riguardando dati tecnici sarebbero state, di per sé, “idonee a restare sconosciute ai terzi, questo perché non accessibile da parte del pubblico, ma afferenti ad una macchina collocata in una parte dello stabilimento V. non accessibile a personale privo di autorizzazione.

All’esito della relazione del CTU – cui il G.I. aveva posto un apposito quesito – A. afferma che “l’elaborato peritale confermava, press dalla video-ripresa eseguita da M. si assumevano le informazioni almeno di cui ai punti a), b) e d) di carattere rilevante vertenti su dati tecnici e come tali idonee a restare sconosciute ai terzi, questo perc accessibili da parte del pubblico”). In realtà il CTU conclude, con ampia e condivisibile motivazione, che, dal video e dalle foto della macchina TSA-SHO 1040 allegati al ricorso cautelare di M.: a) si evince il fatto che la macchina “lavora sullo stesso livello sia con barra saldante che con il gruppo fustella”e che il gruppo fustella trasla determinando così la fustellatura; ma della informazione non appare rilevante in quanto è priva di novità rispetto alla macchina precedente TSA-MP 1240, ed è inconferente agli effetti di una maggiore semplicità o efficacia del metodo di produzione (cfr. relaz. CTU pag.29). b) si evince la presenza di “pressini”atti a “bloccare il materiale”e di una bacchetta atta a sollevare da sotto il film; ma dette informazioni non consentono di affermare che il metodo “di distacco del film”di A. sia più semplice, ossia costituisca una dato tecnico rilevante; c) non si evince la presenza di “resistenze controllate da termoregolatori”, né di “sistemi di pretaglio al centro della barra”; peraltro, poiché come afferma A. stessa nella sua terza memoria, nel settore sono note “solo due tecnologie nel mondo: i) il sistema a piattina… ii) il sistema con barre saldanti a temperatura costante riscaldate tramite resistenze controllate da termoregolatore.”, si deve concludere (cfr CTU pag. 31) che il sistema di pretaglio di A. sia noto al tecnico esperto e quindi si tratti solo di fare una scelta, in base alle diverse esigenze; d) si evince la presenza di “sistemi di strappo fra un rullo e l’altro”, mentre non si evince la presenza di “un controllo di tensione fra le tre piste di produzione”; si notano solo dei tastatori, uno per pista.

Pertanto si può concludere: quanto alla dedotta violazione di segreti industriali e know how, che le informazioni di cui M. si è “impossessata”attraverso il filmato della macchina non sono astrattamente tutelabili a tele titolo poiché: o le informazioni non erano sotto il controllo di A. ma erano nella disponibilità di un terzo, V., cui il macchinario ripreso era stato venduto senza alcun vincolo o impegno a mantenere la 10 riservatezza sullo stesso e/o su specifici aspetti del suo modo di funzionamento; sicchè non ha alcuna rilevanza il richiamo della convenuta alla norma dell art. 99 cpi, come modificata dal d.lgs. 2010, n. 131, che riconosce al legittimo detentore il diritto di vietare l’acquisizione, la rivelazione e la utilizzazione abusiva delle informazioni protette, giacchè nella specie non agisce il legittimo detentore né sussiste alcun elemento che induca a ritenere che questi fosse “detentore”di segreti o informazioni protette; o le informazioni raccolte – in sé o per la genericità con cui si sono offerte ad un osservatore pur esperto – non avevano un rilievo tecnico/industriale atto a far assumere alle stesse la qualifica di informazioni protette; quanto alla dedotta violazione delle norme sulla concorrenza, possibile, anche in assenza di violazione del know how di cui si discute, in termini di acquisizione non autorizzata di informazioni progettuali specifiche, che l’illecito implica quantomeno la potenzialit possa procurare un indebito vantaggio in favore del concorrente; il che nella specie non si ravvisa, per il fatto che le informazioni acquisite (come emerge dalla CTU) non erano idonee ad arrecare alcun vantaggio a M.: o o perché erano già note (così per quelle sub a), grazie alla predivulgazione della macchina TSA-MP1240, e c) per le stesse allegazioni di parte convenuta, come detto, circa la notorietà dei due metodi di pretaglio); o o perchè non costituivano, obiettivamente, soluzioni tecniche atte a rendere il metodo di produzione più semplice o più efficace (così per le informazioni sub a) e b)); 10 La stessa A. nella sua comparsa conclusionale (pag. 31) onde sostenere la predivulgazione della macchina TSA-MP 1240, ed invalidare le privative invocate dalla controparte, scrive “la potenziale propagazione ovvero l’accessibilit macchina, si_________________________te non solo con la vendita e la consegna della macchina anteriorizzante TSA-MP 1240 – e dunque con il trasferimento delle conoscenze- da A. srl a V. srl, (talch trasferire le medesime informazioni a terzi soggetti analogamente. fornitori delle stesse apparecchiature, sin’anche M. srl, essendo pari pari. fornitore di V. srl), ma pure gi i fornitori della stessa (v. ad es. VMLAME e/o M. C.) non erano affatto assoggettati ad alcun patto di riservatezza”. “premessa sostanziale della tutela del know how ai sensi del Regolamento CE 240/96 è che esso sia segreto, sostanziale e identificato in maniera appropriata, con la conseguenza che ove esso non sia preventivamente individuato da parte del soggetto che richiede tutela, la relativa domanda and. perché non erano evincibili, pur ad una osservazione effettuata da un tecnico esperto (così per le informazioni c) e d)). Peraltro è del tutto evidente che l’atto compiuto da M. non era animato dall’animus nocendi che propriamente caratterizza la condotta concorrenziale illecita, essendo bensì funzionale all’acquisizione di un riscontro materiale da produrre in giudizio onde esercitare il proprio diritto di difesa rispetto a quella che riteneva (e si è, in effetti, dimostrata, seppure nei limiti che si è detto) un’attività e della propria privativa per il tramite di caratteristiche specifiche estranee a quelle che “differenziano”la macchina ripresa (e poi descritta). Pertanto le domande riconvenzionali di A. sono infondate e vanno respinte.

Spese. Le spese devono seguire il principio di soccombenza, onde nella specie A. risultata parzialmente soccombente quanto alla domanda principale dell’attrice (nel senso che la privativa invocata è risultata valida solo limitatamente ad una rivendicazione che concerne un particolare della stazione di fustellatura) e totalmente soccombente quanto alle domande riconvenzionali, dovrà rifondere a controparte M. le spese di lite e sopportare per i % quelle della CTU. Le spese di lite, considerati i parametri di legge e l’impegno difensivo in concreto profuso, si liquidano in euro 25.000,00 per compensi, oltre euro 927,00 per spese documentate (C.U. e marca da bollo), 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.

Quelle della CTU sono state già liquidate con decreto 31.7.2015 in euro 10.500,00 (di ritt o di esercitare l’azione di petizione Iva come per legge

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa – A, così provvede: dato atto della validità tto Europeo nr. e del brevetto italiano n. 1394527 dell’attrice M. s.r.l., limitatamente alla rivendicazione 5, accerta e dichiara che A. s.r.l. si è resa responsabile della violazione degli stessi, nonché di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.; inibisce, conseguentemente, alle convenute, l’ulteriore uso, produzione, commercializzazione, vendita, offerta, promozione per la vendita e/o dichiarazione di disponibilità macchinario TSA- SHO 1040 o comunque denominato in quanto munito della stazione di fustellatura che riproduce le caratteristiche tecniche di cui alla rivendicazione 5 dei brevetti di M.; fissa la somma di euro 20.000,00 a titolo di penale per ogni violazione e/o inosservanza dell’inibitoria e degli altri provvedimenti della sentenza constatata successivamente al deposito del dispositivo della sentenza; condanna A. s.r.l. a corrispondere all’attrice M. s. r. l. a titolo di risarcimento danni la somma di euro 60.000,00 oltre interessi compensativi, nella misura legale, dalla data della domanda svolta con il ricorso cautelare, al saldo; dispone la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta ed a cura dell’attrice per una volta a caratteri doppi del normale, sul quotidiano “Il S. 24Ore”e a pagina intera, sulle riviste specializzate “M.”e “P.”; condanna A. s.r.l. a rifondere a M. S.r.l. le spese di lite, liquidate per l’intero in euro 25.000,00 per compensi, oltre euro 927,00 per spese, 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.

condanna A. s.r.l. a rifondere a M. S.r.l. i % delle spese della CTU liquidate in euro 10.500,00 oltre CP e Iva come per legge.

Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.11.2016

Il Giudice estensore
dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni

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