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Brevetto ed errore di traduzione – Tribunale di Milano, sentenza n. 4033/2017, giudice Marangoni

BREVETTO – INEFFICACIA – ERRORI DI TRADUZIONE – RIGETTO
È ben vero che la traduzione in lingua italiana è condizione di efficacia del brevetto europeo e che essa, dichiarata conforme dal titolare del brevetto, debba essere depositata, a pena d’inefficacia, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del brevetto europeo. Tale norma, però, non comporta l’automatica inefficacia del brevetto in tutti i casi di errori contenuti nella traduzione in lingua italiana; nel caso di specie non opera poiché gli errori di traduzione non si riflettono sulla comprensione del testo brevettuale, così come certificato dal tecnico del settore.
CASSAZIONE 21622/2017
ERRORE DI TRADUZIONE – DIFETTO DI GIURISDIZIONE – CLAUSOLA CONTRATTUALE – RIGETTO
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice se l’errore di traduzione di una clausola non è di una portata tale da escludere la chiarezza della clausola stessa e della sua accettazione da parte del sottoscrittore dell’ordine di acquisto.
ARTICOLO 56 CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: «la traduzione del brevetto europeo debba essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro tre mesi dalla pubblicazione della concessione del brevetto stesso, a pena di inefficacia ex tunc del brevetto in Italia.»
 


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TESTO INTEGRALE

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Marangoni
dott. Alessandra Dal Moro
dott. ssa Silvia Giani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. promossa da:
F. G. ZUR F. D. A. T. e. V., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti T. e D. H., giusta procura generale allegata all’atto di citazione, elettivamente domiciliata in F. B. 53, Milano, presso lo studio dei difensori

ATTRICE

contro

S. S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. ti E. A. R. ed O. R., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in via M. 18, Milano, presso lo studio dei difensori

CONVENUTA

OGGETTO: Brevetto europeo. Nullità e contraffazione.

CONCLUSIONI

Per l’attore, previa acquisizione al fascicolo d’ufficio della descrizione eseguita ante causam: IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare che la STM è responsabile della contraffazione del brevetto; 2) Ordinare la cessazione dell’uso, della messa in commercio, della vendita o dell’importazione a tali fini, oltre al ritiro definitivo dal commercio, ex art. 124 c.p.i., dei prodotti come meglio indicati in narrativa e comunque denominati, ottenuti con il processo noto anche come T. come meglio indicato in narrativa, anche se diversamente denominato, fino alla data di scadenza del brevetto; 3) Disporre la distruzione, ex art. 124 Codice della Proprietà Industriale, dei prodotti come meglio indicati in narrativa e comunque denominati, ottenuti con il processo noto anche come T. come meglio indicato in narrativa, anche se diversamente denominato, fino alla data di scadenza del brevetto; 4) Condannare la convenuta a risarcire alla attrice i danni da quest’ultima patiti, da liquidarsi in questo giudizio ai sensi dell’art. 125 c.p.i.; 5) fissare una penale, ex art. 124.2 c.p.i., dovuta dalla convenuta per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, non inferiore rispettivamente a 1.000,00 (E. mille) e a 10.000,00 (E. diecimila); 6) Ordinare, ex art. 126 c.p.i., entro termine prefiggendo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della emananda sentenza, sui quotidiani “Il Corriere della Sera”e “La Repubblica”, e sue due riviste specializzate a scelta dell’attrice, per due numeri consecutivi, in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a sedici moduli, a cura della attrice ed a spese della convenuta, con rivalsa delle spese stesse a carico di quest’ultima dietro esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte della convenuta 7) condannare la convenuta a rifondere alla attrice spese, diritti, onorari di causa e successive occorrende, ivi comprese quelle relative alla fase di descrizione ante causam e quelle afferenti alle Consulenze Tecniche; IN VIA ISTRUTTORIA: 8) Previa acquisizione del fascicolo della descrizione, disporre CTU tecnico brevettuale con la nomina di un perito iscritto all’Albo dei Consulenti della Proprietà Industriale che accerti, da un lato, se il brevetto EP’ 736 è valido e, dall’altro lato, se il brevetto EP’ 736 è contraffatto dal procedimento T. di S.; 9) Ordinare alla convenuta il deposito dei documenti di cui agli artt. 210 c.p.c. e 121 co. 2 c.p.i., sottolineando che tale documentazione dovrà essere prodotta anche se riguarda operazioni infra gruppo, vale a dire fra la odierna convenuta S. S.r.l. ed altre società, anche estere, del gruppo S.; 10) Disporre una CTU finanziaria e tecnico-contabile per la determinazione dell’ammontare del danno da liquidarsi in moneta alla attrice; Il) disporre, ex art. 121 bis c.p.i., l’interrogatorio formale del legale rappresentante di S. sui punti di cui in al foglio di PC, nonché nei confronti di tutte le persone di cui al’art. 121-bis, co. 1, lett. c) c.p.i.;
Per la convenuta: IN VIA PRELIMINARE: 1) previa fissazione della data di nuova udienza di prima comparizione delle parti, autorizzare la chiamata in causa dei Sigg. R. S. e W. von L.; 2) accertare e dichiarare che la frazione italiana del brevetto europeo EP 793736, di titolarità di F., è sin dall’origine senza effetto in Italia a causa dell’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 56 D.Lgs. 30/2005, e conseguentemente rigettare tutte le domande avversarie; 3) accertare e dichiarare che la frazione italiana del brevetto europeo EP 793736, di titolarità di F., era, sino alla data dell’Il febbraio 2013, inopponibile a S. ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57 d.lgs. 30/2005, e conseguentemente rigettare tutte le domande avversarie; 4) accertare la non acquisibilità/ammissibilità nel presente giudizio degli esiti del procedimento di descrizione, e ciò per i motivi esposti in atti, e segnatamente in ragione delle illegittime modalità di espletamento della descrizione; 5) in subordine, accertare la natura diritto di esercitare l’azione di petizione 99 d.lgs. 30/2005, delle informazioni contenute nei documenti acquisiti in sede di descrizione e la loro non rilevanza e pertinenza ai fini dell’accertamento della dedotta contraffazione, e per l’effetto disporre lo stralcio, mediante cancellazione parziale di singole parti dei documenti acquisiti in sede di descrizione e/o mediante eliminazione totale di specifici documenti, delle informazioni di proprietà di STM qualificate come segrete e/o non rilevanti e/o non pertinenti ai fini dell’accertamento della dedotta contraffazione, nella misura e per i motivi esposti in atti; IN VIA PRINCIPALE 6) rigettare tutte le domande formulate dall’attrice perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque prescritte, per i motivi esposti in atti; 7) rigettare la domanda di retroversione dell’utile proposta all’attrice in quanto non formulata tempestivamente per i motivi esposti in atti; IN VIA RICONVENZIONALE 8) accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 30/2005, la nullità della frazione italiana del brevetto EP793736, di titolarità di F.; 9) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la violazione, ai sensi degli artt. 98 e 99 d.lgs. 30/2005 e 2598, n. 3, c.c., delle informazioni riservate diritto di esercitare l’azione di petizione dal sig. W. von L., e, per l’effetto, inibire F. qualsivoglia utilizzazione delle predette informazioni riservate; 10) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il compimento di atti di concorrenza sleale, e comunque atti illeciti ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche sotto il profilo dell’abuso di diritto sul terreno processuale, da parte di F., del sig. R. S. e del sig. W. von L. in danno di STM, e per l’effetto inibire a F., al sig. R. S. ed al sig. W. von L. l’ulteriore continuazione delle predette condotte; Il) accertata la violazione delle informazioni riservate di STM, il compimento di atti illeciti e/o di concorrenza sleale in danno diritto di esercitare l’azione di petizione del sig. W. von L., condannare F. ed il sig. W. von L. a risarcire a STM il danno patrimoniale e non patrimoniale subito, nell’importo che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia, anche in via equitativa; IN VIA ISTRUTTORIA: 12) rigettare tutte le istanze avversarie, ivi inclusa la richiesta di interrogatorio, anche ai sensi dell’art. 121 bis CPI, di CTU e di esibizione di documenti, in quanto inammissibili ed infondate per i motivi esposti in atti; 13) disporre CTU volta a verificare se il Brevetto possa considerarsi efficace in Italia ed opponibile ai terzi e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti oggettivi, soggettivi e temporali; 14) disporre CTU volta ad accertare la nullità della frazione italiana del brevetto EP793736, di titolarità di F.; 15) disporre CTU volta alla quantificazione del danno subito da STM in conseguenza della sottrazione del proprio know-how relativo al procedimento ThELMA; 16) ammettere la prova per testi dedotta dalla convenuta con i capitoli ed i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. 17) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre ad IVA e CPA come per legge, anche delle fasi cautelari.

MOTIVAZIONE

1. Le domande dell’attrice.
Con atto notificato il 22.01.2014, l’attrice allegava che: _ l’attrice F., associazione riconosciuta senza fini di lucro e finalizzata alla ricerca scientifica e alla sue applicazioni nei settori della salute, delle comunicazioni, dell’energia e dell’ambiente, aveva ottenuto il 20 settembre 1999, previo esame da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo, la concessione del brevetto EP 793736, riguardante un procedimento per la preparazione di elementi costruttivi micromeccanici con microstrutture o membrane liberamente disposte (cd. MEMs); – la traduzione italiana era stata depositata il 23 settembre 1999 presso l’Ufficio Brevetti e M. ed era stata poi “aggiornata”l’Il febbraio 2013; – il brevetto conteneva 10 rivendicazioni, la prima delle quali era l’unica indipendente; – a seguito di pubblicazioni risalenti al 2013, F. era venuta a conoscenza dell’utilizzo da parte di STM di un procedimento noto come ThELMA (Thick Epi-Poly Layer for Microactuators and Accelerometers) per la produzione di MEMs comprensivi di sensori ed attuatori inerziali, costruiti con spessi strati di polisilicio tramite un processo di “surface micromachining”in violazione del brevetto; in particolare il procedimento T. riprendeva tutte le caratteristiche della rivendicazione 1, risultando parimenti contraffatte anche le rivendicazioni dipendenti, con eccezione della n 7; – in data 17 ottobre 2013, F. aveva depositava un ricorso cautelare ante causam per descrizione, che era stato accolto in data 21 ottobre 2013 ed eseguito in data 7 novembre 2013 presso lo stabilimento della STM di Cornaredo; l’esito della descrizione aveva consentito di acquisire la piena e definitiva prova della contraffazione.
2. Le difese della convenuta.
Con comparsa depositata in data 29 maggio 2014, la convenuta si costituiva, deducendo che: – il procedimento di descrizione era nullo, poiché la prova era stata acquisita illecitamente, per la presenza, in sede diritto di esercitare l’azione di petizione ing. W. von L., soggetti non autorizzati; – STM aveva scoperto che, in data successiva all’esecuzione del provvedimento di descrizione (il 13 novembre 2013), F. aveva promosso un giudizio ordinario in Germania contro S. International N.V., con sede in Svizzera, avente ad oggetto la violazione del medesimo brevetto azionato in questa sede, tramite il legale S. e l’assistenza dello studio patentanwalt von L.; – F., che operava su larga scala con finalità commerciali, ed era concorrente di STM, conosceva da diversi anni l’utilizzo da parte di STM del processo T., oggetto delle contestazioni attoree; infatti, non solo essa era a conoscenza delle ricerche sullo “sviluppo di nuove metodi e tecnologie per la realizzazione dei c.d. MEMS”e degli studi pubblici degli ultimi anni che descrivevano il processo T., come aveva affermato, ma aveva anche avuto in passato numerosi contatti con la società convenuta: STM aveva chiesto nel 2010 a F. di produrre per suo conto, tramite la collegata FMI, scambiando in quell’occasione informazioni in merito al processo ThELMA; dal 2002 in poi, STM e F. avevano partecipato al comune progetto Vabond. Il suolo rivestito da STM nel detto progetto era consistito nel mettere a disposizione degli altri partecipanti, inclusa la “coordinatrice”F., il processo T., con pieno accesso anche alle sue caratteristiche; _ STM aveva fatto affidamento sulla non interferenza del progetto T. con le privative degli altri partecipanti: le condizioni contrattuali del P. prevedevano, addirittura, l’obbligo in capo a ciascuno dei partecipanti d’informare gli altri di eventuali interferenze tra l’attività svolta nell’ambito del P. medesimo, nonché lo sfruttamento commerciale dei relativi risultati con il proprio know-how e diritti preesistenti, inclusi brevetti; nessun rilievo o osservazione fu mai fatto presente da F.; – F. aveva apportato, con istanza in data Il febbraio 2013, svariate modifiche, di carattere sostanziale, alla traduzione italiana del brevetto europeo; la precedente traduzione era gravemente errata e non “perfettamente conforme”all’originale tedesco e pertanto inefficace, in quanto conteneva non meri refusi o differenze di sfumatura linguistica, ma terminologia tecnica errata, la presenza di frasi prive di senso in italiano, l’omessa traduzione di intere parti delle rivendicazioni, nonché l’errata individuazione di sostanze chimiche; – l’istanza di correzione era stata proposta molto tempo dopo l’utilizzo da parte di STM del processo ThELMA; la frazione italiana del brevetto europeo EP793736 non era, comunque, opponibile a STM, ex 57, co. 5, c.p.i., stante la sua buona fede; -il Brevetto EP793736 era invalido per mancanza dei requisiti di legge, e specificamente: mancanza di sufficiente descrizione; nullità delle rivendicazioni dipendenti per la presenza di parametri indefiniti, mancanza di attività inventiva e impossibilità di attuare o replicare l’invenzione senza onere eccessivo.
– il processo ThELMA si differenziava intrinsecamente dall’insegnamento del Brevetto EP793736 e non interferiva con esso, in quanto lo stress veniva controllato non durante la deposizione dello strato di polisilicio, ma dopo la fase di deposizione, tramite una fase di processo separata e apposita, denominata di annealing, che era una fase di trattamento termico ad alta temperatura successiva e separata da quella di deposizione; inoltre nella fase di deposizione dello strato di polisilicio le variabili nei prodotti ottenuti con il processo T., pur tra loro del tutto eterogenei, riguardavano sostanzialmente solo lo spessore di tale strato e la fase di trattamento termico finale per il controllo dello stress; – per quanto riguardava la domanda attorea risarcitoria, i crediti anteriori al 17 ottobre 2008 erano prescritti; non era ravvisabile dolo o colpa in capo a STM, tenuto conto dei pregressi rapporti tra le società, delle informazioni contenute nel comune progetto VABOND e dell’erroneità della traduzione italiana del brevetto azionato da F.
3. La fase di trattazione.
All’esito della prima udienza del 18/06/2014, il Giudice istruttore, rigettata la richiesta di chiamata in causa dei Sigg. S. e von L., stante la non necessità del litisconsorzio e l’incidenza sulla durata del processo derivante dall’estensione del contradditorio a soggetti residenti all’estero, concedeva alle parti i tre termini di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 6/12/2014, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26/11/2014, il Giudice disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, designando per l’incarico l’ing. E. Z., a cui formulava il seguente quesito: “ll CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna e necessaria, sentite le parti ed i loro consulenti, acquisiti i documenti inerenti ai quesiti posti che le parti producessero, purché nel rispetto del contraddittorio e a tale fine assegnando alle medesime un termine, esaminata la traduzione depositata nei termini di cui all’art. 56 c.p.c., nonché le modifiche formulate dalla attrice in data 11/2/2013, dica: 1. se la traduzione originaria fosse “sostanzialmente”conforme al testo originario; 2. se tale traduzione consentisse l’attuazione dell’invenzione o comportasse la necessità di esperimenti per l’attuazione del trovato; 3. se l’istanza depositata il giorno Il febbraio 2013 presenti modifiche sostanziali rispetto al testo della traduzione precedente; 4. se le dette modifiche estendano e/o modifichino l’ambito di protezione del brevetto; 5 se la frazione italiana del brevetto europeo per invenzione industriale recanti nn. EP 793736 di titolarità dell’attrice F., presenti tutti i requisiti di validità previsti dalla legge Con ordinanza del 13/11/2015, ritenuto opportuno assegnare la causa in decisione al collegio per la valutazione delle questioni concernenti l’efficacia e la validità del brevetto, fissava, per la precisazione delle conclusioni, l’udienza del 15 ottobre 2016, differita al 18 ottobre 2016, nella quale la causa era assegnata al collegio, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
4. I fatti rilevanti accertati.
Prima di affrontare, in diritto, le rilevanti questioni relative alla efficacia e alla validità del brevetto, conviene riepilogare, in fatto, alcune circostanze pacifiche o documentali.
– Con domanda depositata il 21/11/1995, la società attrice ha ottenuto in data 20 settembre 1999, previo esame da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo, la concessione del brevetto EP 793736, riguardante un “Procedimento per la preparazione di elementi costruttivi micromeccanici con microstrutture o membrane liberamente disposte” (cd. MEMs); – la traduzione italiana del brevetto è stata depositata il 23 settembre 1999 presso l’Ufficio Brevetti e Marchi (doc 5 attrice); in data Il febbraio 2013, a distanza di quasi quindici anni dal deposito dell’originaria traduzione, l’attrice ha depositato un’istanza di rettifica della traduzione italiana, nella quale ha sostituito numerosi termini ed espressioni, utilizzati sia nella descrizione che nella rivendicazioni, inserendo ben 18 postille, le principali delle quali riguardanti la sostituzione del verbo e del nome “separare”e “separazione”, in varie declinazioni, con “deporre”o “deposizione” (doc 6 attrice); – il brevetto in esame ha perso efficacia qualche mese dopo l’introduzione del giudizio di merito, giacché è cessata la durata, come noto, di 20 anni, decorrente dalla data di deposito della domanda. – Il brevetto in esame non risulta avere avuto alcuna attuazione (quantomeno fino alla data di proposizione della domanda e, comunque, per quasi tutto l’arco di esistenza del brevetto) da parte dell’attrice o di terzi licenziatari. La circostanza dedotta dalla convenuta nella memoria istruttoria non è stata smentita dalla controparte.
– Tra le parti in causa sono intercorsi negli anni diversi rapporti contrattuali e commerciali, riguardanti lo specifico settore dei “MEMS”e il processo utilizzato dalla convenuta, denominato “T.”. In particolare, nel 2004 entrambe le parti facevano parte di un progetto di ricerca, denominato “Vagabod”, di cui l’attrice era coordinatrice, nel quale la convenuta aveva divulgato, nel dettaglio, il proprio procedimento con dati e caratteristiche, come emerge dal rapporto finale del 14 aprile 2005, senza che fosse mai emerso alcun rilievo di possibile interferenza di detto procedimento con la privativa dell’attrice (si vedano i documenti 18 -in particolare par. 9.3- e 19 con riguardo al “Programme for research, technological development and demonstration on a userfriendly information society, 1998-2002″promosso dall’Unione Europea, dei MEMS); è inoltre documentato che nel 2010 la convenuta aveva chiesto proprio a F. di produrre per suo conto, tramite la sua collegata FMI, “MEMS”secondo il processo T., fungendo da produttore per conto terzi (doc 14, 24, 25 conv.). – Il giudizio di merito non è stato preceduto da alcuna diffida, ma da un procedimento di descrizione ante causam.
5. Sul decorso della durata ventennale del brevetto europeo EP 793736. Preliminarmente va rilevato che, poiché il brevetto in esame ha perso efficacia, per decorso del termine ventennale, decorrente dalla data di deposito della domanda, la domanda dell’attrice relativa all’inibitoria in danno della convenuta, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, non può comunque essere accolta, quale che sia l’esito del presente giudizio con riguardo all’efficacia, validità e contraffazione del brevetto.
6. La traduzione italiana del brevetto europeo EP 793 736. Gli errori di traduzione e la loro non incidenza sulla comprensione del testo brevettuale (con l’eccezione dell’errore contenuto nella rivendicazione 7). Ciò precisato e chiarito in fatto, vanno affrontate preliminarmente le questioni relative agli errori di traduzione del brevetto, per vagliare le conseguenze che da essi derivino, anche ai fini delle domande, formulate in via riconvenzionale dalla convenuta, di inefficacia ab origine del brevetto e, in subordine, d’inopponibilità a STM. Posto che la protezione conferita dalla domanda di brevetto europea decorre da quando il titolare abbia reso accessibile al pubblico una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni e che essa deve essere depositata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del brevetto europeo, con una dichiarazione di conformità al testo originale, rileva nel presente giudizio accertare se l’oggettiva presenza di errori di traduzione abbia influito sull’efficacia del brevetto e se ciò sia avvenuto con effetto retroattivo.
Va rammentato, in fatto, che pur essendo stata la domanda di brevetto europeo depositata nel 1995 ed essendo stato il brevetto rilasciato nel 1999, l’attrice ha depositato solo in data Il febbraio 2013 una traduzione rettificata, in conformità al disposto dell’art. 57, comma 4, CPI. Come è emerso dall’espletata relazione peritale, il CTU, con specifico riguardo al tema in esame, ha condivisibilmente ed esaurientemente concluso, affermando che: – le rivendicazioni della traduzione originaria 4892/BE/99 del brevetto europeo 793736, depositata il 23.09.1999, così come la traduzione dei corrispondenti termini della descrizione, non sono “sostanzialmente”conformi al testo originario.
– I pur numerosi errori, anche sostanziali, contenuti nella traduzione originaria, non incidono sulla comprensione del testo brevettuale, dovendosi rinviare alla valutazione della validità le eventuali carenze riferibili al trovato e non ai soli vizi di traduzione.
– La traduzione rettificata nel febbraio 2013 presenta modifiche sostanziali rispetto alla traduzione precedente che, purtuttavia, non modificano né ampliano l’ambito di protezione del brevetto originario.
6.1. Individuazione degli errori di traduzione.
Come già anticipato, gli errori di traduzione che, oltre ad essere i più frequenti per la loro ripetitività, sono anche i più rilevanti, concernendo il valore semantico della parola, riguardano l’utilizzazione dei termini “separato”e “separazione”, in luogo di “depositato”e “deposizione”; essi si riferiscono ad uno strato di polisilicio e ad uno strato sacrificabile (o sacrificale) in un reattore per CVD, cioè per C. V. Deposition. Tali termini, che costituiscono pacificamente degli errori, sono stati corretti dal titolare della privativa con l’istanza depositata nel febbraio 2013, poco prima del deposito del ricorso cautelare. Quanto alla rivendicazione 1, sono sottolineati nella parte che si riporta: “… in cui uno strato sacrificabile viene riportato su un substrato, sullo strato sacrificabile viene separato uno strato di polisilicio in un reattore per mezzo di separazione con fase gassosa ….caratterizzato dal fatto che lo strato di polisilicio viene separato ad una pressione di processo di parecchi 100 Pa ….”. L’errore di traduzione è dipeso dal fatto che il verbo “abscheiden”, e la comune radice, dalla quale derivano il verbo e il sostantivo, può assumere anfibologicamente due diversi significati, di “separare”, da un lato e di “depositare”, dall’altro.
6.2. Trascurando di considerare, per ora, l’errore di traduzione contenuto nella rivendicazione 7, in relazione alla quale, peraltro, non è stata contestata dall’attrice la contraffazione, ritiene il Tribunale che sia condivisibile, ed esaurientemente argomentata, la valutazione del CTU concernente la non incidenza di tali errori, pur di natura sostanziale, sulla comprensione del testo del brevetto. A tale fine, rileva considerare, quanto all’errore più rilevante, sotto il profilo semantico, relativo alla ripetuta sostituzione del termine tecnico “deposizione”con quello di “separazione”, che la traduzione italiana originaria della rivendicazione 1 include l’acronimo “CVD”associato all’erronea espressione “separazione con fase gassosa”. Poiché il significato di C. V. Deposition di tale acronimo è perfettamente noto e chiaro all’esperto del ramo, “già dall’uso di tale acronimo nella rivendicazione si comprende che il processo ha a che fare con la deposizione di silicio dalla fase gas o vapore”. L’esperto del ramo – anche alla luce della descrizione che contiene ripetutamente il riferimento al menzionato acronimo -comprende, quindi, che la frase: “… in cui uno strato sacrificabile viene riportato su un substrato, sullo strato sacrificabile viene separato uno strato di polisilicio in un reattore per mezzo di separazione con fase gassosa (CVD… .caratterizzato dal fatto che lo strato di polisilicio viene separato ad una pressione di processo di parecchi 100 Pa ..in realtà significa: “… in cui uno strato sacrificabile viene riportato su un substrato, sullo strato sacrificabile viene depositato uno strato di polisilicio in un reattore per mezzo di deposizione con fase gassosa … .caratterizzato dal fatto che lo strato di polisilicio viene depositato ad una pressione di processo di parecchi 100 Pa .. (cfr CTU p 21). Vi sono poi anche altri punti della descrizione originaria e dei disegni che corroborano il significato di “deposizione”anziché di “separazione”, come ad esempio il riferimento all’uso di reattori LPCVD e la traduzione del termine come “deposizione chimica a vapore”alle pagine 2, 4, 5 e 7.
6.3. Sull’inefficacia del brevetto.
Verificato, quindi, che gli errori di traduzione, pur non essendo meri refusi, ma modifiche sostanziali (separazione in luogo di deposizione), sono comunque comprensibili all’esperto del ramo, in presenza di altri elementi testuali ricavabili dall’intero testo del brevetto (salva la diversa valutazione dell’errore contenuto nella rivendicazione dipendente 7), deve ancora valutarsi quali conseguenze discendano da una non conforme traduzione, pur depositata tempestivamente, stando ben attenti a scindere le questioni relative alle lacune determinate dalla traduzione da quelle relative alla validità originaria del brevetto europeo, per mancanza di sufficiente descrizione e chiarezza del testo della domanda di brevetto europeo (su cui vedi infra 7 ). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che i rilevanti errori di traduzione non determinino l’inefficacia ab origine del brevetto.
È ben vero che la traduzione in lingua italiana è condizione di efficacia del brevetto europeo e che essa, dichiarata conforme dal titolare del brevetto, debba essere depositata, a pena di inefficacia, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del brevetto europeo (art. 56.4). Tale norma, però, non comporta l’automatica inefficacia del brevetto in tutti i casi di errori contenuti nella traduzione in lingua italiana. Premesso che la sanzione dell’inefficacia ab origine sussiste, ex art. 56 CPI, nei casi di mancato o tardivo deposito della traduzione del brevetto europeo e che, in via interpretativa, non può escludersi che essa si applichi anche a situazioni di grave pregiudizio per la tutela dell’affidamento del terzo, ritiene il Tribunale che essa non operi nei casi di errori di traduzione che non si riflettano sulla comprensione del testo brevettuale. Una lettura coordinata di tale disposizione con l’art. 57 CPI (secondo cui il testo della domanda di brevetto europeo redatto nella lingua di procedura fa fede per quanto concerne l’estensione della procedura), che, all’ultimo comma, tutela l’affidamento dei terzi nei casi di difformità della traduzione dal testo del brevetto europeo, e più in generale una interpretazione che valorizzi il principio della tutela del terzo in buona fede, ricavabile dall’art. 52.3 oltre che dall’art. 57.5 CPI, fanno ritenere che la grave sanzione dell’inefficacia ab origine del brevetto debba essere circoscritta ai soli casi di mancato deposito della traduzione o di errori di traduzione di gravità tale da essere accomunati ad una sostanziale mancanza di traduzione. La ratio delle norme di cui agli artt. 54, 56 e 57 CPI, è quella, da un lato, diritto di esercitare l’azione di petizione comprensibile nel Paese di designazione, e dall’altro di tutelare chi, in buona fede, abbia fatto affidamento su un’imperfetta traduzione che comporti una limitazione dell’ambito di tutela e non quella di sanzionare ogni possibile errore di traduzione con l’inefficacia ab origine del brevetto.
L’art. 57.1 del CPI pone, infatti, una norma generale ai sensi della quale “il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio brevetto europeo, fa fede per quanto concerne l’estensione della protezione, salvo il disposto dell’art. 70, paragrafo 2 della Convenzione sul Brevetto europeo”. L’art. 57, ultimo comma, tutela chiunque, in buona fede, abbia attuato in Italia un’invenzione senza che costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione originariamente depositata.
Nel caso diritto di esercitare l’azione di petizione la traduzione inizialmente depositata non incidono sulla comprensione del testo europeo, essendo esse agevolmente comprensibili alla luce dei riferimenti contenuti nel testo brevettuale (salvo l’errore contenuto nella rivendicazione 7).
6.4. Il precedente di questo Tribunale richiamato dalla convenuta, pur avendo affermato l’inefficacia ab origine del brevetto, ha fatto applicazione del medesimo principio del legittimo affidamento del terzo, quale canone interpretativo delle norme in oggetto (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa 4/3/2014 n. 3070, secondo cui: “nell’interpretazione di tali confini è invece opportuno offrire un’adeguata tutela del legittimo affidamento del terzo e della libera concorrenza), essendo non omogenea, invece, la fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del tribunale, che concerneva una traduzione relativa ad un brevetto diverso da quello concesso, che non consentiva diritto di esercitare l’azione di petizione la traduzione depositata.
6.5. L’errore nella rivendicazione 7. Discorso diverso va fatto per l’errore contenuto nella rivendicazione 7, che non è riconoscibile neppure dall’esperto del ramo.
La traduzione originaria della rivendicazione 7 recita che. come gas di reazione della separazione a fase gassosa viene impiegato silano o triclorosilano con flussi gassosi da 2000 -1200 sccm/min.”in luogo del composto “diclorosilano” di cui al testo del brevetto europeo. Tale errore è ammesso dal titolare che, invero, così l’ha corretto nell’istanza del Il febbraio 2013. A differenza degli altri, esso non è riconoscibile neppure dall’esperto del ramo, considerato che sia il triclorosilano che il diclorosilano sono entrambi composti notoriamente utilizzabili nei processi CVD. Con riferimento al termine “triclorosilano” presente nella rivendicazione 7, la traduzione originaria è, dunque, difforme dal testo tedesco del brevetto europeo concesso e non può essere compreso dal terzo in buona fede.
In relazione a tale errore, la traduzione rettificata non può che esplicare i suoi effetti per il periodo successivo al deposito della rettifica.
Nel caso di specie, però, esso non rileva, in quanto non è in contestazione alcuna interferenza riferibile alla convenuta con la privativa dell’attrice.
7. sulla nullità della frazione italiana del brevetto EP793736. Il brevetto, come rivendicato, non è valido per le ragioni che seguono.
– L’unica rivendicazione indipendente è invalida per carenza di novità, in quanto tutte le caratteristiche rivendicate sono state anticipate (ora esplicitamente, ora implicitamente, ma univocamente) dalla tecnica nota (cfr CTU p 54-57). Le rivendicazioni dipendenti, così come l’unica indipendente, sono connotate da mancanza di chiarezza per indeterminatezza e indefinitezza dei ragionieri e delle espressioni utilizzati. Si vedano, a titolo esemplificativo, le seguenti espressioni: o “lo strato di polisilicio viene depositato ad una pressione di processo di parecchi 100 Pa” (rivendicazione 1); o “Procedimento… caratterizzato dal fatto che per la realizzazione di un alto sforzo dello strato viene scelta una bassa temperatura di deposizione, per la realizzazione di un basso sforzo nello strato viene scelta un’alta temperatura di deposizione (riv. 3); o Procedimento…. caratterizzato dal fatto che sullo strato di ossido in un primo momento viene depositato un sottile strato di polisilicio LPCVD (riv 6); o Procedimento…. caratterizzato dal fatto che la resistenza elettrica dello strato di polisilicio è impostata mediante aggiunta per miscelazione di definite quantità di gas contenenti boro o fosforo al gas di reazione (riv 8); o procedimento caratterizzato dal fatto che al di sopra e/o al di sotto dello strato di silicio sono depositati ulteriori strati con alti sforzi di trazione interne (riv 9); o Procedimento …caratterizzato dal fattoche vengono realizzati strati di polisilicio con spessori di strato di parecchi um (riv 10). – Le espressioni indeterminate contenute nella descrizione e nelle rivendicazioni (e non conseguenti agli errori di traduzione, ma presenti già nella domanda di brevetto) non consentono di stabilire sufficientemente i limiti dell’ambito di protezione, che, in conformità all’art. 52.1 CPI, è stabilito dalle rivendicazioni; – lo scopo del brevetto F. è quello d’individuare un procedimento per la preparazione di elementi costruttivi micromeccanici con microstrutture che si trovino sotto uno sforzo meccanico predeterminabile”, e quindi di regolare, in modo riproducibile, l’importo e il tipo dello sforzo, variando i parametri dei fattori incidenti sul procedimento (anzitutto, la deposizione della pressione e della temperatura). Il problema tecnico che si vuole risolvere, poiché non raggiunto dalla tecnica nota, è rappresentato, quindi, proprio dalla riproducibilità e predeterminabilità di tali sforzi.
– Tale obiettivo può, però, essere conseguito solo attraverso il sinergico operare di molteplici parametri, che nell’invenzione mancano o sono individuati (rectius, non identificati) in modo generico e indefinito. I soli parametri di pressione, contenuti nella rivendicazione 2, da soli, non rendono possibile la riproducibilità e la predeterminabilità degli sforzi, che rappresentano il problema tecnico che l’invenzione intende risolvere.
– Il brevetto è, invero, generico nel definire i criteri in base ai quali scegliere i valori per ottenere uno sforzo meccanico predeterminato (sia come tipo – tensile o compressivo – che come entità), e quindi attuare l’invenzione nell’intero campo rivendicato.
– La riproducibilità dell’invenzione, richiede che il tecnico del ramo possa implementare l’invenzione sull’intero intervallo rivendicato senza che gli sia posto un onere eccessivo.
I molteplici fattori che influenzano il tipo e il valore dello stress, con dinamiche complesse, escludono che il tecnico del ramo possa attuare l’insegnamento del brevetto sulla base dei soli dati contenuti nella rivendicazione 2 (dipendente e quindi, di per sé, nulla), senza la necessità di esperimenti non di routine. Rientra nel patrimonio di conoscenze dell’esperto del ramo, come emerge dalle pubblicazioni prodotte e dalle conformi valutazioni del CTU sul punto, che vi sono altri fattori, oltre a temperatura e pressione, che influenzano il tipo e il valore delle condizioni di stress in uno strato di polisilicio nello stesso ambito tecnico, fra i quali, ad esempio, come peraltro genericamente rivendicato, lo spessore dello strato (documenti D14, D4, D10); la velocità e la composizione dei gas di deposizione (documenti D16, D15); la posizione del wafer (documento D1).
7.1. Conclusioni.
In questo contesto, tenuto conto della mancanza di novità dell’unica rivendicazione indipendente, della complessità e molteplicità delle condizioni che regolano o, comunque, incidono sulle condizioni di stress in uno strato di polisilicio nello stesso ambito tecnico, dell’indefinitezza degli elementi sopra menzionati, individuati, per così dire con un ossimoro, da espressioni del tutto generiche e indeterminabili, tenuto conto che i parametri di pressione indicati in un range, peraltro molto elevato, da soli non consentono l’attuazione dell’invenzione, essendo necessario che essi interagiscano con altri fattori, nonché della non replicabilità dell’invenzione nell’esteso ambito rivendicato e dell’impossibilità di determinare l’ambito di protezione, il brevetto va dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 76 CPI, per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 45 e 46 CPI. L’impossibilità di attuazione per tutto l’ambito rivendicato è un problema che non dipende dalle pur gravi lacune di traduzione, ma dalla carenza nel brevetto dei requisiti di validità. L’esperto deve essere in grado di attuare l’invenzione senza alcuna difficoltà, senza svolgere alcuna attività di ricerca o di sperimentazione o comunque adottare sistemi attuativi soggetti a nuove indagini, nuovi controlli e nuove sperimentazioni.
Nel caso di specie il problema tecnico che l’invenzione ha inteso risolvere, in base al consueto approccio del “problem and solution approach”, di regolare in modo predeterminabile l’importo e il tipo di sforzo meccanico nel procedimento per la preparazione di elementi costruttivi micromeccanici, non può essere attuato senza ulteriori ricerche e sperimentazioni, che non possono ritenersi di routine.
Tale conclusione peraltro, è confermata dalla circostanza fattuale che l’invenzione, per tutto il lungo arco di durata ventennale, non è stata sfruttata dal titolare.
Le domande riconvenzionali proposte nei confronti di soggetti che non sono parti del giudizio.
Le domande proposte nei confronti dei sig. ri R. S. e W. von L. non sono ammissibili, in quanto essi non sono parti del presente giudizio.
9. sulla illiceità della prova acquisita nel giudizio di descrizione.
Come rilevato nell’ordinanza cautelare, il provvedimento con cui è stata disposta la descrizione inaudita altera parte ha autorizzato la partecipazione alle operazioni dei soli legali e tecnici (da intendersi quali soggetti già aventi tali qualifiche al momento della emissione del provvedimento) e non delle parti. I signori S. e von L. hanno partecipato in qualità di soggetti delegati dalle parti e quindi non erano autorizzati, trattandosi di soggetti delegati dai legali rappresentanti a cui era stata inibita la partecipazione. Peraltro, la partecipazione di soggetti non legittimati non determina l’illiceità dell’acquisizione probatoria né una nullità della stessa. Per illiceità deve infatti intendersi la prova acquisita in contrasto con divieti imperativi fissati dall’ordinamento a tutela di valori costituzionalmente protetti. La partecipazione di soggetti estranei non implica di per sé violazione di tali divieti imperativi dovendosi, altresì, considerare che l’acquisizione preventiva delle prove, tramite procedimento di descrizione, è comunque assistita da norme di protezione della riservatezza che ne tutelano gli esiti e che non risultano, allo stato, essere state violate mediante propalazione e diffusione di tali risultati. S’intende dire che la mera partecipazione diritto di esercitare l’azione di petizione vietato delle informazioni raccolte in sede di procedimento di descrizione, disposto con l’osservanza delle forme previste dalla legge (cfr ordinanza T Milano, 24 dicembre 2013).
10. Le domande riconvenzionali di condanna e d’inibitoria proposte nei confronti di F. Le domande di condanna e d’inibitoria proposte, in via riconvenzionale, nei confronti di F., ai sensi dell’art. 2598 n 3 o 2043 c.c., per avere utilizzato informazioni riservate, carpite attraverso i soggetti terzi R. S. e dal sig. W. von L. e, così, cagionato un ingente danno, vanno rigettate. Richiamando quanto affermato, la circostanza della loro presenza durante l’esecuzione della descrizione non è prova della successiva utilizzazione di informazioni riservate e, tantomeno, di un danno cagionato ingiustamente alla convenuta.
11. Le spese legali.
Alla soccombenza dell’attrice segue la sua condanna all’integrale rifusione delle spese processuali che si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile alto della controversia e della sua complessità, in euro 15.000,00 per compensi del giudizio di merito e in euro 5000,00 per compensi del giudizio ante causam, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
10.1. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell’attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa – A T., definitivamente pronunciando sulle domande proposte da F. G. ZUR F. D. A. ECHNIK nei confronti di S. S.r.l. e su quelle proposte, in via riconvenzionale, da F. G. ZUR F. D. A. T., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: – Rigetta le domande proposte da F. G. ZUR F. D. A. TECHNIK. – Rigetta le domande, proposte in via preliminare da S. S.r.l., di dichiarare la frazione italiana del brevetto europeo EP 793736, di titolarità di F., senza effetto in Italia.
– In accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, dichiara la nullità della frazione italiana del brevetto EP 793736, di titolarità di F. – Dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti dei sig. ri R. S. e W. von Lieres. – Rigetta ogni altra domanda proposta da S. S.r.l. – Condanna l’attrice alla rifusione integrale delle spese processuali subite dalla convenuta, che si liquidano in euro 15.000,00 per compensi del giudizio di merito e, in euro 5.000,00 per compensi del procedimento di descrizione ante causam. – Pone definitivamente a carico dell’attrice le spese di CTU. – Dispone la trasmissione della presente sentenza all’UIBM.
Così deliberato in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2017

Il Presidente
Claudio Marangoni

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