Nota ad Ordinanza emessa dal Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa – Natura reale dell’azione di nullità e contraffazione del marchio – esperimento del tentativo di mediazione – condizione di procedibilità dell’azione
Il Tribunale di Bari, attesa la proposizione cumulativa delle azioni di contraffazione e nullità del marchio, ritenuta l’azione di contraffazione del marchio d’impresa di natura reale, in quanto tutelante il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro sulla confondibilità dei marchi (Cass. 6193/2008; 13592/1999 e 9617/1998), ha conseguentemente ritenuto applicabile l’art. 5, comma 1-bis del Decreto Legislativo 28/10 e pertanto che l’azione di contraffazione del marchio rientri nel novero delle materie assoggettate all’obbligo del preventivo esperimento del procedimento di mediazione così come codificato dalla predetta disposizione.
Tale pronuncia rappresenta una conseguenza logica, sia pure poco estrinsecata in questi termini, di un orientamento pacifico e costante della Suprema Corte, espressamente richiamato dal Tribunale di Bari.
Anche più recentemente, la natura reale dell’azione di contraffazione è stata confermata dalla I Sez. della Suprema Corte di Cassazione che ha disposto: «Secondo quanto prevede l’art. 20 del D.Lgs. n. 30 del 2005 i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio e di vietare dunque ai terzi di usare nell’attività economica segni identici o simili al marchio registrato. Costituisce contraffazione l’uso di un marchio da parte di chi non vi sia legittimato. E secondo la giurisprudenza di questa corte, l’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall’accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale» (Sent. Cass. civile, sez. I, 10/11/2015 n. 22952). Anche il Tribunale di Bari (Sent. n. 4525/2015), in una controversia in ambito di nullità e contraffazione di marchio, ha affermato che l’attività illecita, consistente nell’appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente, può essere da quest’ultimo dedotta a fondamento di un’azione reale. In considerazione di quanto innanzi, attesa la tutela riservata al titolare del marchio del diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi – e questo a prescindere dall’accertamento della effettiva confondibilità tra i marchi e dei prodotti che il cui accertamento è rimesso al giudizio per concorrenza sleale – appare pacifico che l’azione di nullità e contraffazione del marchio rientri nell’alveo delle materie per le quali l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità per l’azione, nel caso di specie nei «diritti reali».
Peraltro, in questo tipo di rapporti, la mediazione (in mano a mediatori esperti del settore) può essere un procedimento estremamente efficace, in grado di risolvere presto e bene controversie che spesso involgono rapporti commerciali preesistenti e possono facilmente risolversi su un piano fattuale, più che giuridico.
avv. Dante Leonardi – Consigliere Aequitas ADR
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