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Utilizzo improprio del marchio sui social

M.R., titolare del marchio M., porta in giudizio la signora C.D. per violazione volontaria e/o contraffazione dei diritti di proprietà e privativa industriale del marchio.

La convenuta, socia della M. sas di G.A. & C, si era presentata presso il magazzino della società per richiedere di poter vendere nel proprio negozio i prodotti a marchio M.

La richiesta non viene accolta. La convenuta, però, ignora la decisione e crea pagine Facebook e Instagram per pubblicizzare il proprio negozio tramite il marchio M.

A intimazione avvenuta la convenuta elimina sì le pagine e le insegne dal negozio, ma modifica la visura camerale cambiando il nome della ditta in Ma.

Come si inquadra la condotta di C.D.?
Di seguito, il testo integrale della sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO

Tribunale Ordinario di Trento Specializzata delle Imprese CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:

dott. Renata Fermanelli – Presidente
dott. Giuliana Segna – Giudice relatore
dott. Benedetto Sieff – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3328/2017 R.G. promossa da:

R. M. I. G., con il patrocinio degli avv. C. L. D. e, elettivamente domiciliato in P.  15 MILANO, presso il difensore avv. C. L. D.

ATTORE

contro:

D. C.

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

ATTRICE: nel merito, in via principale: – accertare e dichiarare che l’uso da parte della Sig. ra D. C. del marchio “M.” costituisce violazione volontaria e/o contraffazione dei diritti di proprietà e privativa industriale per il marchio “M.”, di titolarità dell’attrice della Sig. ra R. M. in G., nonché atto di concorrenza sleale per tutti i motivi esposti in fatto; – accertare e dichiarare la natura anticoncorrenziale della condotta tenuta dalla convenuta e per l’effetto inibire alla Sig. ra D. C., qualsiasi forma di utilizzo dei marchi “M.” e/o di segni ad essi simili o associabili, in particolare inibendo alla convenuta la fabbricazione, la commercializzazione, l’offerta in vendita, la vendita anche ma non solo on-line, importazione ed esportazione e la pubblicizzazione con ogni forma di rappresentazione, anche digitale, dei prodotti a marchio “M.” – disporre, ai sensi dell’art. 124, comma 2, c.p.i., una sanzione pecuniaria per ogni eventuale giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento ovvero in altra misura che apparirà congrua al Tribunale per ogni singolo eventuale ulteriore atto illecito posto in essere dalla convenuta in relazione a quanto sopra ovvero in altra misura che apparirà congrua al Tribunale; – ordinare ai sensi dell’art. 124, comma 4, c.p.i. la distruzione dei prodotti in cui si è concretata la violazione o, in via subordinata, ai sensi del disposto di cui all’art. 124, comma 5, c.p.i., ordinare che i suddetti beni siano assegnati in proprietà all’attrice, fermo restando il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno; – ordinare la pubblicazione della decisione a cura dell’attrice e a spese e cure della convenuta sui social network gestiti dalla medesima: Facebook, Twitter ed Instagram, tramite i quali ha avuto origine e continuazione la condotta illecita della Sig. ra C.; – condannare la Sig. ra D. C. al risarcimento del danno subito dalla Sig. ra R. M. in G. da quantificarsi e liquidarsi più compiutamente in corso di causa anche ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 1227, 2043, 2598 e 2600 del codice civile e 125 c.p.i., primo e/o secondo comma e che si quantifica globalmente in euro 4.900,00 nel merito, in via subordinata: si formula domanda di liquidazione del danno nella forma della retroversione degli utili realizzati dall’autore della violazione, giusta istanza di cui all’art. 210 c.p.c. di esibizione dei libri contabili della convenuta; ovvero in via ulteriormente subordinate: il tutto nella diversa misura anche maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, secondo un giudizio anche equitativo, con ogni migliore formula di pronuncia del Giudice; – in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali de compensativi; – con vittoria e condanna della convenuta alla rifusione di spese e compensi professionali.

In via Istruttoria: – si chiede, in caso di contestazioni in ordine alla quantificazione del danno offerta, che venga disposta consulenza tecnica per la quantificazione del danno secondo il criterio del corrispettivo di una ipotetica “ragionevole licenza” e/o “retroversione degli utili” sulla base delle scritture contabili della convenuta, delle quali si chiede l’esibizione ex art. 210 c.p.c. – si chiede ammettersi l’ammissione dell’interrogatorio formale della convenuta e prova per testi sui capitoli di cui in premessa e da intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti dalla locuzione “Vero che”., espunte le valutazioni inserite per fluidità espositiva e riservata l’indicazione di testi e con ulteriore riserva di capitolazione.

– Con ogni altra riserva di ulteriormente produrre documenti e richiedere l’ammissione e/o la concessione di ogni opportuno strumento probatorio e mezzo istruttorio, anche in considerazione delle difese avversarie.

In ogni caso con vittoria e condanna alla rifusione di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge in favore dello scrivente legale antistatario.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione dd. 26.7.2017 M. R. ha convenuto in giudizio C. D. asserendo di essere titolare del marchio “M.” registrato presso la Società I. B. dal 18.5.2016 ed anche presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale EUIOP nella medesima data, con riferimento alle classi di prodotti n.20 (mobili e complementi di arredo; 21 (vasi, oggetti artistici in vetro ), 27 (rivestimenti, tappeti, zerbini e stuoie). Ha asserito che tale marchio era da sempre associato anche alla M. sas di G. A. & C (società di cui la attrice era socia) la quale svolgeva l’attività di commercio all’ingrosso e import- export di tali prodotti.

Ha precisato che nel febbraio 2017 la signora C. si era recata presso il magazzino della società, sito in Milano, ed aveva chiesto di poter rivendere i prodotti a marchio “M.” presso il negozio che avrebbe aperto in A..

Ha asserito che tale richiesta non era stata accolta ma che, nonostante tale rifiuto, la convenuta aveva creato della apposite pagine sui social network Facebook ed Instagram per pubblicizzare il proprio negozio ed aveva utilizzato il nome ed marchio “M.”. Ha affermato che era stata notificato alla convenuta una immediata diffida e che alla fine del mese di giugno 2017 la convenuta aveva rimosso l’insegna con il nome “M.” dal proprio negozio ed aveva cancellato le pagine Facebook con tale marchio, ma solo successivamente aveva modificato la visura camerale, cambiando il nome della ditta in Ma. Ha chiesto che fosse accertato che l’utilizzo del marchio “M.” costituiva una violazione del marchio di cui era titolare l’attrice e che fosse inibito alla convenuta qualsiasi forma di utilizzo, con condanna alla distruzione dei prodotti contraffatti e condanna alla pubblicazione della sentenza; ha chiesto, infine, che la convenuta fosse condannata a risarcire i danni.

Nessuno si costituiva per la convenuta la quale veniva dichiarata contumace.

*** La stessa prospettazione dei fatti effettuata dall’attrice nell’atto introduttivo induce a far ritenere che la condotta illegittima posta in essere dalla convenuta fosse già integralmente cessata prima dell’introduzione del presente procedimento.

Invero, la stessa attrice ha asserito che – in seguito all’invio della diffida dd. 9.5.2017 (doc.7) -la signora C.” verso la fine del mese di giugno 2017 provvedeva alla rimozione dell’insegna con il nome “M.” dal proprio negozio ed alla cancellazione della pagina Facebook”; l’attrice ha, inoltre, precisato che solo successivamente (ma sempre prima dell’introduzione della causa) la convenuta ha anche provveduto a modificare la denominazione del proprio negozio da “M.” in “Ma.”. Ne consegue che non sussistono i presupposti per emettere la condanna all’inibitoria (essendo le condotte vietate già autonomamente cessate prima della pendenza della lite), né per emetter gli ulteriori provvedimenti conseguenziali indicati nella conclusioni.

L’unica domanda che può essere esaminata è quella risarcitoria.

Per quanto riguarda tale aspetto, l’art. 125 C.P.I. statuisce che “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso …”. La giurisprudenza ha precisato (Tribunale di Milano, sentenza 20 marzo 2014) che “la prova del lucro cessante non può prescindere dall’esistenza di un nesso causale tra il danno subito e l’atto illecito, salvo che non venga determinato, ai sensi del secondo comma della norma da ultimo citata. Non si può presumere, infatti, che ogni vendita realizzata dall’autore della violazione sia una vendita non realizzata dal titolare del diritto. L’alternativo criterio di liquidazione del danno per lucro cessante, che prescinde da tale relazione causale, prevede la commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione da parte del titolare del diritto leso di una licenza (art. 125 comma secondo CPI). Per tale liquidazione non vi è necessità di alcuna autonoma domanda perché essa si risolve pur sempre in una domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, come si desume anche dalla lettera della norma, secondo cui “il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare””. Nel caso in esame va evidenziato come non risulti in alcun modo che l’attrice svolga personalmente un’attività di commercializzazione e vendita dei prodotti con il marchio M. (con la conseguenza che deve escludersi che la stessa possa aver subito un danno a titolo di lucro cessante sotto il profilo di una riduzione delle vendite); al contrario R. M. ha asserito genericamente di aver “associato”tale marchio alla società M. sas (soggetto non parte in causa), senza che sia stato – tra l’altro – in alcun modo specificato in forza di quale titolo tale società utilizzi il marchio in questione (e, al riguardo, si può presumere che sia stata concessa una licenza). Del resto risulta – dallo stesso atto introduttivo – che la convenuta si era rivolta alla società M. sas per visionare ed acquistare i prodotti in questione e risulta, altresì, che la lettera doc.7 (con la quale la convenuta era stata diffidata dal continuare nell’utilizzo del marchio ed era stata avanzata una richiesta risarcitoria) era stata inviata dal legale “in nome e per conto della M. sas di G. A. & C”. Deve, quindi, escludersi la sussistenza di un danno da lucro cessante direttamente subito dalla signora M. la quale non risulta svolgere alcuna attività di commercializzazione e vendita dei prodotti con il marchio “M.”. L’unico danno che può essere riconosciuto all’attrice è quello commisurato al prezzo del consenso per la concessione da parte del titolare del diritto leso di una licenza.

Dalla documentazione in atti risulta che la convenuta ha aperto il negozio di Arco il 22 aprile 2017 (si veda il messaggio pubblicato su Facebook sub doc. 5, dal quale risulta che il negozio di Arco è stato inaugurato in tale data) e quindi l’illegittimo utilizzo – nell’insegna del negozio e sui social network – del marchio di cui è titolare l’attrice ha avuto una durata molto limitata e pari a circa un paio di mesi.

Pertanto, considerato tale circostanza e considerato che non sono emersi elementi sufficienti per determinare il valore ragionevolmente attribuibile al corrispettivo per la concessione della licenza in questione, pare congruo determinare tale danno in misura minima e pari ad 500,00. Le spese vanno, liquidate come in dispositivo (tenuto conto dell’infondatezza di parte delle domande e dell’entità del danno riconosciuto), vanno poste a carico della convenuta (con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario).

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Respinte le ulteriori domande svolte da parte attrice, condanna C. D. a corrispondere a M. R., a titolo di risarcimento dei danni, la somma di 500,00, oltre ad interessi legali dalla data odierna al saldo; 2. Condanna C. D. a rimborsare a M. R. – con distrazione in favore del difensore antistatario – le spese di lite che liquida in 1.215,00 per compensi ed 223,00 per spese, oltre IVA, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.

Così deciso in data 10/10/2019 nella Camera di Consiglio della sezione Specializzata delle Imprese del TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.

Il Giudice rel.
dott.ssa Giuliana Segna

Il Presidente
dott. ssa Renata Fermanelli

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